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雷用剑、明星楠:最高人民法院再审改判——保护姓名权,让ManoloBlahnik在中国做回了自己

作者:     文章出处:      本网发布时间:2022-9-4 22:49:00


最高人民法院再审改判——保护姓名权,让ManoloBlahnik在中国做回了自己

雷用剑、明星楠,万慧达知识产权2022-08-3117:11发表于北京

2022年6月24日,最高人民法院对世界知名鞋履设计师MANOLOBLAHNIK诉国家知识产权局、方宇舟商标权无效宣告行政纠纷一案作出最终判决[1],认定方宇舟于1999年申请注册的第1387094号“马诺罗·贝丽嘉MANOLO&BLAHNIK”商标损害了MANOLOBLAHNIK先生的在先姓名权,应当予以无效宣告。该判决标志着MANOLOBLAHNIK先生及其英国鞋履公司长达22年的商标行政纠纷最终获得胜利,将为该品牌首次进入中国大陆的奢侈品市场奠定基础。

最高院裁判要旨

1、在先姓名权保护的核心在于特定商品、服务领域内的商标标识与自然人姓名之间的指代关系是否成立且为相关公众所知悉。
马诺娄·布拉尼克(MANOLOBLAHNIK)为世界知名的鞋履设计师,其姓名为西班牙语非固定搭配词汇。诉争商标“MANOLOBLAHNIK/马诺罗·贝丽嘉”外文部分与之完全相同。作为从业近二十年的同业经营者,方宇舟将诉争商标注册在第25类“鞋、靴”等商品上,难谓巧合。该商标注册损害了马诺娄·布拉尼克的姓名权,应予无效。
2、衡量域外自然人的知名度,首先要考虑其对大陆地区的直接影响力,同时对通过杂志宣传、巡回演出、影视作品等方式将形成于域外以及香港地区的知名度辐射到内地的情况也应予以考量。
3、“一事不再理”原则的适用要通过证据判断其实质是否为“一事”。
如新证据所证明的事实,已构成与前案证据存在实质性差异的“新的事实”,则不属于2014年商标法实施条例第六十二条所指“以相同的事实和理由再次提出评审申请”的情形。

22年商标行政纠纷历程回顾

MANOLOBLAHNIK为世界知名鞋履品牌,由西班牙知名鞋履设计师MANOLOBLAHNIK先生于1971年以自己名字命名创立。MANOLOBLAHNIK先生的姓名兼具西班牙和捷克特色,其父亲为捷克人(BLAHNIK是捷克姓氏),母亲为西班牙人(MANOLO是西班牙人名)。MANOLOBLAHNIK鞋履品牌成立初期即因时尚、高端的手工定制品质享誉全球奢侈品行业,该品牌鞋履被称为“高跟鞋中的贵族”,MANOLOBLAHNIK先生亦被誉为“鞋王”和“世界上最伟大的鞋匠”。1990年该品牌在中国香港陆续开设多家专卖店,经长期宣传在我国大陆亦具有一定知名度和影响力。
方宇舟自1989年即开始在广州、深圳等地生产销售鞋类产品,且其产品主要出口至欧洲、中国香港、中国台湾等地,其名下的广州市白云区矿泉宇舟鞋行于1999年1月28日在第25类“鞋”等商品上申请注册第1387094号“马诺罗·贝丽嘉MANOLO&BLAHNIK”商标(后于2007年转让至方宇舟名下)。
2000年1月21日商标局对上述商标予以初审公告,公告期内MANOLOBLAHNIK先生对该商标提出异议申请,主张该商标申请注册损害其在先姓名权,但因大量外文证据未进行翻译,其他证据亦未能证明MANOLOBLAHNIK先生的姓名在中国大陆为相关公众知悉,尚不能认定该商标的注册可能给MANOLOBLAHNIK先生的姓名权造成损害,故该商标的注册未违反2001年商标法第31条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定[2]。后该案经过异议复审、一审、二审程序,北京高院于2009年6月19日做出二审判决[3],维持了该商标的注册。
2014年6月19日,MANOLOBLAHNIK先生对该商标提出无效宣告申请,在提交了异议程序大量外文证据的翻译件及其他证据后,再次主张该商标的注册损害其在先姓名权,原商评委作出裁定[4]认定无效程序提交外文证据的中文译文,属于新的事实,不违反“一事不再理”原则,但无效程序提交的证据形成时间大多晚于第1387094号商标申请日,不能证明该商标申请日前MANOLOBLAHNIK先生已在中国大陆具有一定的知名度,故未支持无效宣告请求。
2016年,该案进入无效宣告行政诉讼程序,北京知识产权法院一审判决[5]认为无效程序提交的异议程序外文证据的中文译文,证明目的与异议程序相同,违反了“一事不再理”原则,其他证据作出时间均在第1387094号商标申请日之后,不足以证明MANOLOBLAHNIK姓名在该商标申请日之前的知名度,驳回了MANOLOBLAHNIK先生的诉讼请求。MANOLOBLAHNIK先生对该一审判决提起上诉,北京高院于2019年11月4日作出二审判决[6],维持了一审判决。
2020年,万慧达律师事务所代理人接受MANOLOBLAHNIK先生委托,就上述案件向最高人民法院申请再审。案件代理过程中,我们一方面对异议程序与无效程序中提交的证据进行对比梳理,说明无效程序提交证据已构成“新的事实”,未违反“一事不再理”原则;另一方面,从MANOLOBLAHNIK先生姓名的来源、同名鞋履品牌历史发展情况、销售范围及数据、商标注册情况、书籍报纸宣传报道、获奖记录、姓名受保护记录等多个角度,对MANOLOBLAHNIK先生姓名的知名度情况进行说明,并将再审程序中新发现的方宇舟涉嫌制假售假多种其他知名品牌鞋的事实作为补充证据,说明其有明知MANOLOBLAHNIK先生姓名并进行恶意攀附的故意,第1387094号商标应当予以无效宣告。
2020年12月7日,最高人民法院作出(2020)最高法行申9298号裁定提审该案,并于2022年1月公开开庭审理,最终作出判决认定争议商标的注册损害了MANOLOBLAHNIK先生的姓名权,违反了2001年商标法第31条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定,应予以无效。

案件评述

历经二十余年备受业界关注的MANOLOBLAHNIK商标纠纷案最终在最高人民法院的判决中落下帷幕,法院采纳了无效阶段提交的新证据,保护了MANOLOBLAHNIK先生的在先姓名权,无效了他人早期抢注的商标。案件要点评述如下:

一、“一事不再理”原则的适用要通过证据判断其实质是否为“一事”

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第29条第1款规定,当事人依据在原行政行为之后新发现的证据,或者在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定期间内不能提供的证据,或者新的法律依据提出的评审申请,不属于以“相同的事实和理由”再次提出评审申请。
在MANOLOBLAHNIK商标纠纷案件中,我们详细对比梳理了无效程序与异议程序中提交的所有证据,并向法院说明无效阶段提交了共计106份证据,其中除11份异议程序中已提交过的外文证据的中文翻译外,还新增补充了95份异议程序中没有提交的证据,包括无效申请阶段提交的异议复审后形成的国家图书馆检索报告、大量媒体杂志报道、支持MANOLOBLAHNIK先生姓名权的相关裁定、其他在先判例等;在无效一审阶段大量补充的关于MANOLOBLAHNIK先生及其同名品牌“MANOLOBLAHNIK”的使用情况、国内外持续的知名度报道、方宇舟的恶意情况等;在无效二审阶段补充的国家图书馆检索报告;在再审阶段提交的关于方宇舟从事鞋履行业制假售假行为的证据,国内外各高端奢侈品公司/品牌首席商务官、知名作家编辑等相关行业知名人士等所出具的关于MANOLOBLAHNIK先生知名度的证词等。
总之,无效阶段重点补充了MANOLOBLAHNIK先生在中国香港、内地的知名度证据和新发现的方宇舟实际经营中存在恶意攀附知名品牌的证据,前述证据所呈现的事实已与异议阶段形成明显差异,已经构成与前案证据存在实质性差异的“新的事实”,未违反“一事不再理”原则。
此外,关于“新的事实”的认定,最高人民法院在“Maggi”商标无效宣告案[7]中亦认为,“雀巢公司在本案中提交了中国国家图书馆检索报告、‘Maggi/美极’调味品品牌认知度市场调查研究报告、《中国商报》等媒体报道、新伟成公司商标注册信息等多份在异议复审申请或第26719号异议复审裁定之后新形成的证据,已构成与前案证据存在实质性差异的‘新的事实’,不属于2014年商标法实施条例第62条所指‘以相同的事实和理由再次提出评审申请’的情形”,未违反“一事不再理”原则。
因此,根据审查一致性原则,对于上述同类案件判断是否属于“一事不再理”,应当通过当事人在案件中提交的新证据判断其实质是否为“一事”,如新证据所证明的事实已构成与前案证据存在实质性差异的“新的事实”,则不属于2014年商标法实施条例第62条所指‘以相同的事实和理由再次提出评审申请’的情形”。

二、在先姓名权保护的核心在于特定商品、服务领域内的商标标识与自然人姓名之间的指代关系是否成立且为相关公众所知悉

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第20条第1款规定,当事人主张诉争商标损害其姓名权,如果相关公众认为该商标标志指代了该自然人,容易认为标记有该商标的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在特定联系的,人民法院应当认定该商标损害了该自然人的姓名权。具体而言,自然人主张保护姓名权时,可以从以下几方面入手:
1、在先姓名组合方式相对独特,他人无创意巧合可能性。
MANOLOBLAHNIK先生的姓名兼具西班牙和捷克特色,其父亲为捷克人,母亲为西班牙人,Manolo源于是西班牙人名,Blahnik是捷克姓氏,该组合方式极为罕见,他人在不知申请人及其同名品牌的情况下无巧合可能。
方宇舟名下的第1387094号“马诺罗·贝丽嘉MANOLO&BLAHNIK”商标的英文部分与MANOLOBLAHNIK先生的姓名完全重合,“马诺罗·贝丽嘉”显然是“MANOLO&BLAHNIK”的中文音译。方宇舟在历次争议程序中均未对该商标的来源作出合理解释,其在“MANOLOBLAHNIK”使用超过50年且已具有知名度的情况下申请注册该商标难谓善意。
2、在争议商标申请日之前,在先姓名及其同名品牌已在特定行业具有一定知名度,且为相关公众所知悉。
姓名权为一种自然人生而享有的权利,在《商标法》规制下其保护门槛的要求应低于在先使用并具有一定影响的商标权,在争议商标申请日前,当特定商品、服务领域内的商标标识与他人姓名产生指代关系并为相关公众所知悉时,在先姓名权及其同名品牌应受到保护。
MANOLOBLAHNIK先生于1970年开始从事鞋履设计,1971年以自己的姓名命名创立鞋履品牌,西班牙国王和英国女王均对其授予荣誉勋章,被誉为“鞋王”和“世界上最伟大的鞋匠”。
自1979年开始,MANOLOBLAHNIK先生即开始在超过50多个国家和地区在第25类鞋类商品上注册“MANOLOBLAHNIK”“BLAHNIK”系列商标,包括在1990年在中国香港申请注册了第01856号“BLAHNIK”商标,1994年在中国台湾在“鞋”商品上获准注册的第00626461号“BLAHNIK”商标。在1987年-1999年间,MANOLOBLAHNIK先生亦连获美国时尚设计师协会、英国时尚协会等国际顶尖设计师组织颁发的9项大奖,此后更是获奖不断,在国际时尚界的地位得到不断提升。
MANOLOBLAHNIK先生及其同名品牌在争议商标申请注册(1999年)之前即已在中国香港、内地等全球范围内进行了使用,相关报纸、期刊对此也进行了大量的报道,“MANOLOBLAHNIK”品牌在鞋行业内已具有了一定的知名度和影响力。
如:1990年8月在中国香港的中环地区开设销售店铺,到1999年销售额达到2010万港元,1997-2017年销售额超过6.6亿港币;1973-1999年间,至少有50余篇的期刊报纸报道对MANOLOBLAHNIK先生的成就及消费者对其品牌的追捧进行了报道,这些期刊报纸包括《南华早报》《世界时装之苑(香港版ELLE)》《东方日报》《THEPEAK》等;在1990年代,MANOLOBLAHNIK品牌鞋履受到了林青霞、张曼玉、张国荣等明星和名媛的青睐,并出现在1994年的《重庆森林》、1997年张国荣演唱会等多部影视作品中。
3、衡量域外自然人姓名及其同名品牌的知名度时,除考虑在中国大陆的直接影响力之外,形成于域外及中国香港地区的知名度证据并辐射至中国大陆的情况亦应当被考虑。
判断域外自然人姓名及其同名品牌的知名度情况,首先应考虑其在中国大陆的影响力及为相关公众知悉的情况,其次形成于域外及中国香港地区的知名度证据并辐射至中国大陆的情况亦应当被考虑,尤其是对于尚未进入中国大陆的品牌欲在我国寻求受保护时,域外证据若能证明可以辐射至大陆地区为相关公众所知悉,则该证据可以作为知名度证据被法院予以采纳。
上述MANOLOBLAHNIK案第1387094号商标于1999年申请时,香港已回归祖国,与内地交流密切,此时,MANOLOBLAHNIK鞋履品牌虽未进入大陆市场,但MANOLOBLAHNIK先生及其鞋履品牌在香港地区的多年影响和国际知名度是完全能够对大陆地区产生影响的。这一事实,也可以从MANOLOBLAHNIK先生的姓名在大陆地区后续被他人多次抢注佐证。故最高人民法院在上述案件判决中明确“在争议商标申请日前,MANOLOBLAHNIK在国外及香港地区的知名度在一定程度上会辐射至内地,可以认定相关公众认为争议商标指代了该自然人,或者认为标记有争议商标的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在特定联系。”
此外,最高人民法院在“香港荣华”案[8]中亦明确说明,在香港地区长期使用能够对内地产生影响。
4、争议商标申请人明显具有抢注恶意时,对域外自然人姓名及其同名品牌知名度的证明范围可以进一步限缩至只辐射至该商标申请人。
衡量域外自然人姓名及其同名品牌的知名度时,争议商标申请时是否具有恶意为重要考虑因素,当争议商标申请人具有明显抢注恶意时,为打击商标恶意注册行为,对在先姓名及其同名品牌的知名度要求可以进一步降低,其知名度情况只需辐射至该商标申请人即可。
第1387094号商标申请日前,方宇舟作为同行业经营者在广东地区有近十年的鞋业从业经验,且其产品主要出口欧洲、香港地区、台湾地区等地,其应知且明知MANOLOBLAHNIK先生及其同名品牌,仍申请注册与之姓名完全相同的商标,具有明显的不正当抢注意图。
且在实际销售中,方宇舟还涉嫌侵犯MANOLOBLAHNIK先生具有独创设计的在先著作权标识“图片”,并假冒知名品牌鳄鱼、NEWBALANCE、GUCCI、BURBERRY等,基于其具有专门从事鞋履行业制假售假的行为,其对第1387094号商标具有明显不正当抢注意图,该商标申请损害了MANOLOBLAHNIK先生的在先姓名权。
综上,自然人的姓名经过多年商业化使用,姓名所指代的品牌与该自然人已建立稳定的指代关系时,对该姓名的保护可以参考上述案例。MANOLOBLAHNIK商标纠纷案件判决的作出,表明我们国家对知识产权的保护力度不断加强,对恶意抢注商标行为的打击亦日趋严厉,该案判决为其他尚未进入中国市场的众多品牌释放了良好信号,亦将营造更好的尊重知识产权价值的社会环境。

上述案件由北京市万慧达律师事务所与DLAPiper/欧华团队合作完成。万慧达律所雷用剑律师、明星楠律师代表ManoloBlahnik先生在最高院代理案件并参加再审庭审,DLAPiper/欧华团队与万慧达律所共同为本案制定了整体战略方案。

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