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郑成思、黄晖:商标法40年特刊:中国改革开放以来的商标立法及四次修正(三)

作者:     文章出处:      本网发布时间:2022-8-25 8:02:00


商标法40年特刊:中国改革开放以来的商标立法及四次修正(三)

原创郑成思、黄晖,万慧达知识产权2022-08-2417:26发表于北京

中国改革开放以来的商标立法及四次修正

作者:郑成思、黄晖[1]

编者按

本文在曹中强、黄晖主编的《中国商标四十年》第一次全文发表,由近四十年来郑成思先生及黄晖若干前后发表的文章连缀而成,四十年前的1982年8月23日,我国通过现行商标法,现特此转发,以资纪念。文章标题为编者所加:(一)关于1982年商标法的评述来自郑成思先生1982年发表在英国牛津EIPR(《欧洲知识产权评论》)1982年第10期原题为《中国知识产权领域的第一个特别法》的英文文章,中文为黄晖为本书首次翻译发表,文中注释从略。(二)关于1993年商标法第一次修正的评述来自郑成思先生《知识产权和国际贸易》第39页至第46页原题为《中国知识产权法:特点、优点和缺点》的商标法部分。(三)关于2001年商标法第二次修正的评述来自于郑成思先生的三篇文章:(1)首次发表于《中国工商报》2003年3月13日第3版“家住钱塘东复东”一文;(2)来自于《中华商标》2003年第1期;(3)来自于《知识产权法-新世纪初的若干研究重点》第18-21页,标题为编者所加。(四)关于2013年商标法第三次修正的评述来自黄晖的文章,有部分增改。(五)关于2019年商标法第四次修正的评述来自黄晖等著文章,虽然已经超出本书编写的时间范围,为了反映商标立法的最新进展,也进行了收录。(六)结语部分由黄晖为本书专门撰写。

全文目录

一、1982年商标法评析(点击此处查阅文章)

二、1993年商标法的第一次修正(点击此处查阅文章)

三、2001年商标法的第二次修正(点击此处查阅文章)

四、2013年商标法的第三次修正

五、2019年商标法的第四次修正

六、结语

2013年商标法的第三次修正

中国商标法第三次修改从2003年正式启动,国家工商总局受国务院的委托,承担了商标法修改的具体准备工作,经深入调研并听取各界意见,反复修改形成了《商标法(修订送审稿)》,于2009年11月18日报请国务院审议。2012年10月31日,国务院常务会议讨论通过了《中华人民共和国商标法修正案(草案)》,并提交全国人大常委会先后三次进行审议。

2013年8月30日上午,备受社会关注的《中华人民共和国商标法》修正案经十二届全国人大常委会第四次会议审议并通过,新法将于2014年5月1日起生效。新商标法有如下变化,值得我们给予特别的关注。

(一)强调商标使用,完善注册制度

1.制止违反诚信信用原则的行为
这次修改明确将诚实信用作为一项总的原则引入商标法,即“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”(第7条),并具体体现在下列条文中:“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册”(第15条第二款),不过,目前尚不清楚在先使用是否有“在中国”的要求;新法重申“对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制(第45条),对于恶意使用人(第36条)以及注册人(第47条),需要承担赔偿责任;对于重复侵权的,工商局可以加重处罚(第60条);对于恶意侵权行为,新法允许给予1-3倍的赔偿(第63条);此外,新法要求代理机构遵循诚实信用原则(第19条),并在规定违法后果(第68条)。

2.调整使用与注册的关系
新法规定:“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识”(第59条第三款)。该款规定明确在先商标的使用并获得一定影响的时间应以在后商标的“申请日”为准,并且将“继续使用”的范围限制在原使用范围内,但目前尚不清楚这一范围是否主要指地域范围。

3.强化商标使用义务
新法吸收现行实施条例第3条的规定,明确了商标使用的定义:“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为”(第48条)。此外,新法将连续三年停止使用的情形单独加以规定,不适用“限期改正”的处理程序,加强了对不使用商标的规制(第49条)。最后,新法还规定,三年内未实际使用过的注册商标原则上不给予赔偿(第64条)。

(二)规范商标注册实体条件

1.细化驰名商标认定

新法从权利人的角度规定了权利人申请驰名认定的条件,即“为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照本法规定请求驰名商标保护”(第13条)。明确了商标局、商评委及法院认定驰名商标的具体程序,特别强调“驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”(第14条)。新法还规定“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”(第14条),违反者处10万罚款(第53条)。

2.扩大商标注册范围
新法删除了可视性的要求,增加了“声音等”标志可以注册的规定(第8条),相应地增加了中国国歌、军歌不得注册的规定(第10条)。

3.明确显著性要求
新法增加了“其他”缺乏显著性标志不得注册的要求,使通用名称和叙述性标志成为缺乏显著性的特例,逻辑上更加周延(第11条第一款第三项)。同时,对于“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称”的情形,新法则允许任何人申请撤销(第49条)。此外,新法还规定注册商标专用权人无权禁止他人正当使用注册商标中的非显著部分(第59条)。

(三)优化商标注册程序

1.优化申请程序
新法优化了商标申请的程序:第22条规定“商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标”,同时允许电子方式提交申请;第29条引入审查意见书制度“在审查过程中,商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的,可以要求申请人做出说明或者修正。申请人未做出说明或者修正的,不影响商标局做出审查决定”,但尚不清楚该制度是仅限于形式审查还是也包括实质审查。

2.调整异议程序
新法将相对理由的异议主体限定为“在先权利人、利害关系人”,绝对理由的异议主体仍然是“任何人”(第33条),同时规定“商标局做出准予注册决定的,发给商标注册证,并予公告。异议人不服的,可以依照本法第44条、第45条的规定向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效”(第35条第二款),相应地,原商标法第42条有关“一事不再理”的规定则被删除。新法还规定“经审查异议不成立而准予注册的商标,商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前,对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力;但是,因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失,应当给予赔偿。”(第36条)这样明确异议不成立而注册的商标取得专用权的时间以及可以得到赔偿的时间标准。

3.调整续展程序

新法允许期满前12个月而不是之前的6个月即可进行续展,使商标注册人有了更大的自由度(第40条)。

4.调整无效及撤销程序
新法这次区分无效和撤销程序,分别规定发起程序和决定效力。将现行商标法实施条例第40条中的“注册商标专用权自商标局的撤销决定作出之日起终止”修改为“注册商标专用权自公告之日起终止。”(第55条)

5.明确各类决定生效条件
新法第36、46、55条分别规定了驳回申请决定以及不予注册决定、无效决定及撤销决定的生效条件,即只有在当事人不申请复审或不去法院起诉的情况下,这些决定才生效,从而厘清了现行法生效时间不够明确的问题。

(四)明晰保护范围

1.引入容易导致混淆的侵权认定标准
旧法第52条第一项拆分为新法第57条第一、二项,第一项商品和商标都相同,可以直接认定侵权,第二项的商品和商标只有一个相同另一个相似,或者两者都只是相似,因此需要进一步证明容易导致混淆的后果。这一修改改变了过去仅仅依据商标或商品的相似关系就直接认定侵权的简单做法,更加接近市场实际情况,且为执法部门充分考虑在先商标的显著性和知名度的作用留下空间,也与世界上大多数国家的侵权认定标准一致。
比较遗憾的是,新法仅仅在侵权认定时引入混淆标准,在注册认定时仍维持之前的商标及商品本身的近似比对,从而使两者的认定仍有可能出现不一致。

2.完善其他具体侵权形态的规定
新法一是将旧法实施条例中的帮助侵权条款上升为本法第57条第六项,并在实施条例第75条中对提供便利条件的行为进行了详细的列举,涵盖了网络商品交易平台等新业态,二是新的实施条例第76条对将他人商标作为商品名称或商品装潢使用的情况转至商标法第57条第二项处理,重点落在了误导公众和容易导致混淆上。

3.完善赔偿规则
新法第63条首先调整了索赔计算方法的顺序,之前对于侵权获利或侵权损失并未限制原告的索赔顺序,新法则依次规定了侵权损失、侵权获利以及新增了许可使用费的合理倍数三种计算方式;其次特意增加了报告妨碍举证时需要承担不利推定的相关责任;三是将法定赔偿的上限从五十万提高到三百万。

2019年商标法的第四次修正

正在进行中的中美贸易谈判或许是导致中方如此快速地对《商标法》进行了部分修订的原因之一。本次修改主要关注了两大问题:一是非以使用为目的商标申请的激增问题,二是对侵权人采取的执法措施问题。

(一)非以使用为目的恶意商标申请

每年超过700万件的商标申请量,实际已问题凸显。如此庞大的申请量中不乏出于使用之外的其他目的申请的商标(如为获得政府补贴或为日后转售牟利等)。部分商标甚至可以说纯属恶意申请。

本次对《商标法》第4条规定(即界定商标申请主体的基本原则)的修改间接参照了第7条规定(申请注册和使用商标应当遵循诚实信用原则)。修订前的《商标法》第四条规定,自然人“……在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的”,可申请商标注册。

国务院在2019年4月20日的修正案草案中提议增加以下表述:“不以使用为目的的商标注册申请,应当予以驳回。”然而,该提议虽影响深远,却会与《商标法》第49条的规定相抵触。依据第49条规定,注册商标没有正当理由连续三年不使用的,任何人均可向商标局申请撤销该注册商标。既然第49条并未规定权利人在获得商标注册后的前三年有使用义务,那么商标申请怎会因缺乏使用意图而遭到驳回呢?

此外,全国人大在修正案草案审议结果报告中也对此持反对意见,认为考虑到合法经营的企业为避免商标淡化或避免不得不依据其知名度通过艰难的异议程序阻碍他人恶意申请的商标注册,常常在其核心业务相关的商品上注册“防御性”商标的实际情况,对此类申请不宜一概驳回。

因此,人大审议决定在第4条新增的表述中增加“恶意”(与第7条的诚实信用原则直接相关)二字。故最终版的文字表述为:“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。”

上述新增规定的适用需满足两个彼此独立的要件:不以使用为目的和恶意。

商标审查员本身可能难以判断特定的商标申请是否出自善意,因此为确保该条款的有效施行,修改还涉及:(1)商标代理机构的责任,以及(2)异议和无效程序。

关于第(1)点,修改后的第19条第三款规定,商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条规定情形的,不得接受其委托。此外,第68条最后增加的第四款规定,针对恶意申请商标注册的商标代理机构,根据情节给予警告或罚款处罚;针对恶意提起商标诉讼的商标代理机构,由人民法院依法给予处罚。

关于第(2)点,修改后的第33条规定,任何人认为初步审定公告的商标违反了第4条和第19条第四款的规定的,均可提出异议。第44条规定也将违反第4条和第19条第四款规定列为提起无效程序的绝对理由。

修改后的第4条能否适用于已经注册的商标或是已经进入注册程序的商标?这也是个问题。理论上讲不会,因为新法没有溯及力。但是大家可能仍旧记忆犹新2001年的商标法对驰名商标确有溯及力。新法将如何处理大量已经注册或申请但却并未使用的商标,我们拭目以待。

(二)商标保护的执法措施。

修订前的第63条规定,对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以按照权利人的实际损失或侵权人的侵权获利的三倍以下确定赔偿数额。修订后的第63条将最高赔偿数额的上限提高至“五倍”。

修订前的第63条规定在权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的前提下,法定赔偿额的上限为人民币300万元。修订后的新法将法定赔偿额的上限提升至500万元。

最后,修改后的第63条对于假冒产品的处理作出了明确的规定:对属于假冒注册商标的商品,除特殊情况外,应当责令销毁;对主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具,责令销毁。此外,前述材料、工具,如果没有责令销毁,也不得进入商业渠道。最终,修改后的第63条明确,去除假冒注册商标后的商品也不得进入商业渠道。

这一修改鼓舞人心,使得法院今后也可责令销毁除了工具以外主要用于制造假冒商品的材料。这项修改填补了之前的法律空白,广受欢迎。

但缺憾仍在:(1)其仅针对注册商标,未注册驰名商标仍被排除在外;(2)其仅限于“假冒注册商标的商品”,即排除了所有其他侵权商品(商标近似)和标有未注册驰名商标的商品。这样的限制是否是有意而为之?为何法院的权力反而窄于行政机关?

由于新法的修订过程有些仓促,相关疑问亟待进一步的司法解释或实施细则/规定厘清,我们仍需继续观察留意未来的变化。

结语

我国从1982年制定现代化的商标法至今经过四次修正已近四十年,商标注册量也由一年七八万件也上升百倍至七八百万件,最初担心实行自愿注册会导致申请量下降,现在已经变成担心申请量过大导致商标资源紧缺。更重要的是,偏离商标区别商品或服务来源的基本功能的申请消耗了大量的行政和司法资源,也增加了商标的维护成本,2019年商标法最新的一次修正也是为了切实解决恶意商标注册申请不断泛滥的问题。

真正能够使商标发展回到正常轨道的,除了打击恶意注册以外,增强对商标使用的要求无疑会避免商标资源的浪费。虽然不断增加的防御性注册也是恶意注册成本太低,企业被迫自救的无奈选择,但归根结底,不以使用为目的的商标注册都是对商标制度的偏离。且不说本来基于商标使用构建商标保护制度的美国,即使与我国一样主张商标权由注册产生的欧盟也在不断强化使用的价值:一定期限没有使用的商标不仅可以被撤销,而且也不能对抗他人的申请和使用。如果我们在商标驳回复审的程序中允许在后申请人质疑在先商标的使用状况,至少可以减少单独另开撤销程序、同时申请延缓驳回复审以至于求助情势变更的诉累。

另外一个程序上的问题在于,目前尽管商标注册不是商标以外的在先权利维权的障碍,但驰名商标以外的在先商标注册却必须先行无效在后注册才能维权的规定,仍然在阻碍至少是延缓在先注册商标专用权的实现。尽快在这个问题上取得突破,也将使恶意注册商标的价值或危害降到最低。与此相关的一个问题是,2013年商标法虽然将混淆可能性作为商标侵权判定的标准,但在商标注册过程中仍然只有对商标近似和商品类似的考量,两个程序衡量标准的分立也是现实中一些商标纠纷久拖不决的原因之一,如何处理与反不正当竞争法中已经使用并有一定影响标志的关系,从而及时定分止争不给侵权人做大做强以至于主张已经形成市场格局的制度空间,也是一个成熟的商标制度的应有之义。此外,我国商标法目前尚无指示性、比较性使用以及权利用尽的规定,权利的边界还不是很清晰,亟需增补进去。

改革开放以来,我们的商标注册制度从一开始只有文字图形商标,到引入立体、颜色商标以及声音商标,到允许使用取得显著性,到驰名商标的强化保护;从一开始只考虑商标争议,到引入注册不当程序,到全面保护在先权利,允许无效在后注册;从一开始强调注册绝对,到考虑商标的使用因素,到排除恶意注册和权利滥用;从一开始只有行政复审,到注册程序的司法复审,到行政保护和司法的三审合一;从一开始只有刑法、合资企业法零星提及商标,到民法通则中登堂入室到民法总则、民法典位列民事权利中的专有权利;从一开始只有核转申请和外国直接申请,到参加巴黎公约、尼斯协定、马德里协定和议定书以及TRIPS协定,全面放开商标代理,我国的商标制度已经日臻完善。商标作为市场经济、网络经济、品牌经济和知识经济的基本要素,也正得到各种经济主体乃至普通公众的高度重视,相信经过大家共同的努力,商标作为民事权利的知识产权的重要组成部分,必将发挥更大的创造性和基础性作用。

#文章收录于《中国商标四十年1978-2018》,全文将分为三篇连续推送,本文为第三篇,欢迎关注。

[1]郑成思(1944-2006),著名法学教授、博士生导师,1967年毕业于北京政法学院,1981-1983年留学英国伦敦经济学院,师从柯尼什教授。1979年开始在中国社科院法学所工作,后任该院学部委员、知识产权中心主任。我国知识产权法学奠基人、改革开放以来最先研究、直接参与知识产权尤其是商标立法的著名学者,对在先权利保护、反向假冒、驰名商标、商标质押入法以及明确赔偿责任构成均有直接贡献,著有《版权法》、《知识产权论》及《郑成思文选》等多部专著和专论,2016年六卷八册的《郑成思知识产权文集》出版。
黄晖(1968-),万慧达知识产权管委会成员,毕业于外交学院,1990-2002年先后在国家工商行政管理局商标局和办公厅工作,其间曾留学法国斯特拉斯堡大学国际工业产权研究中心及在中国社科院研究生院师从郑成思先生获法学博士学位,后在北京万慧达知识产权代理公司及律师事务所工作,任中国社科院知识产权中心兼职研究员,其间在法国斯特拉斯堡大学师从勒布尔教授获法学博士学位,著有《驰名商标及著名商标的法律保护》、《商标使用对商标保护范围的影响》(法文),译有《法国知识产权法典》并发表有多篇论文,曾任《中国商标报告》(第1-12卷)执行主编。


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