商标注册中的诚信原则和使用义务

黄晖 万慧达知识产权 20200914

编者按

2020年8月27日，由北京知识产权保护协会、京津冀知识产权发展联盟主办，万慧达知识产权承办的“商标注册中诚信原则和使用义务”在线专题讲座活动圆满举办。万慧达合伙人、管委会成员黄晖博士受邀担任讲师。

本文系黄晖博士在本次沙龙上的演讲：商标注册中的诚信原则和使用义务。

导言

1963年的《商标管理条例》要求商标全面注册或强制注册，1982年在制定《商标法》时准备改成自愿注册，当时大家有一个很大的担心：一旦商标注册从全面注册改为自愿注册，而需要使用商标的人又不申请商标，是否会导致市场难以管理？为了解决此问题，最后设置了一个部分强制注册的条款，即国家规定必须使用注册商标的商品，则须申请商标注册。后来看，这种担心是多余的，因为现在面临的是一个相反的问题：商标申请注册太多怎么办？

据科睿唯安CompuMark?的SAEGIS?商标数据库统计，2010年以来，全球各地区商标注册数量（包括亚太地区大部分商标注册机构在内）年增长率一直保持在3%至6%之间；同期，中国大陆商标注册机构的商标注册数量年均增长率则达到了令人惊叹的25%。与此同时，中国大陆和亚太地区对全球商标注册/申请活动的影响也逐年增强。2010年，中国大陆商标注册机构收到的商标申请数量占全球总数量的31%；而到了2019年，这一比例已达到了惊人的70%之多。从正三七开变成倒三七开。

现在不是怕不申请，而是怕申请这么多以后怎么办。在域名领域，根据中国信息通信研究院2020年6月19日发布的2020年《互联网域名产业报告》，截至2019年12月，我国域名注册市场规模为5108.8万个，占全球市场的13.7%，但这数据相比商标要正常很多，问题现在很突出地表现在商标注册领域。

数据显示，在1979年，一年才有3万个商标申请，而到了2010年，一年已经达到134万个商标申请；大概2005年以前，商标核准注册数据增长一直很低，但2005年之后，商标核准注册数据开始大幅增长，甚至每年商标核准注册量超过百万，但这些核准注册的商标是不是每个商标都出于市场经营的需要？如此巨大的申请量是否存在问题？

巨大的商标申请注册量给审查、评审和审判工作都带来了很大的压力。首先，即便陆续在各地成立审查协作中心并大量增加相关工作人员，但由于商标申请注册量过大，整个审查、评审和审判工作压力仍旧很大。其次，法律和政策本身对商标注册审查时间有要求，现在商标注册平均审查周期大概在4个月，时间限制对审查工作也造成了巨大压力。最后，商标申请注册数量的增多，导致后续程序的案件数量也相应会增多。

虽然我国实行主动审查，很大一部分商标在商标局初审的时候就已经被驳回，但是剩下被核准注册的，或多或少还是会有一些问题，这些商标里面，如果存在在先权利人，他们大多会提出异议。从去年的统计数据可以看出，现在异议率虽然是2.27%，但绝对数值还是比较大，有13.64万。在异议程序中，有47.65%的异议决定结论是不予注册，接下来的不予注册复审，有85.78%的会维持不予注册。另外，撤三程序、撤销复审程序也比较多，这些行政程序的增多导致最终进入到法院的案子也逐年上升，例如去年有14292件到进入到法院通过诉讼程序解决，折合4.2%的行政诉讼率。所以，现在不管是审查员、法官，甚至是当事人在每个案子里面所能够花费的时间实际上已经被极度压缩，而处理时间的压缩最终会影响到案件质量的各方面。

商标注册申请量从当初的每年两、三万件到现在的将近七八百万件，这些商标里确实有一些是不以使用为目的的申请注册，尤其在2019年《商标法》修改前，不以使用为目的注册商标已经到了一种泛滥的地步，有报道显示，部分企业或者个人自己就申请几千个商标，这显然不可能是出于生产经营的需要，也不可能都是以使用为目的的申请注册。在这些商标中，有的是将稍微有点名气的商标在该商标没有注册的类别上进行注册；有的是纯粹进行商标囤积然后售卖。因为现在电商平台要求入驻平台的企业提供商标注册证，有些企业在着急入驻的情况下就不惜高价购买囤积人预先注册的商标，这也助长了那些囤积商标的人，导致后面一系列问题的产生。

一、从使用义务的角度看商标泛滥的治理
为什么要有使用义务？这得从注册制度说起，因为我们担心，只注册不使用怎么办呢？我们可以用到饭店吃饭来打比方：顾客为了保险起见，会提前让餐厅预留位置，餐厅会把位置留下一段时间，这段时间内不管有没有人来，该位置都属于预留人，但如果超过了这段时间，餐厅就可以让别人去使用这个位置。类似地，《商标法》也有这样的规定，根据《商标法》第49条第二款规定，没有正当理由连续三年不使用注册商标的，任何人都可以申请撤销该商标。这其实是对商标注册的一种限制。换言之，虽然商标在申请注册的时候并不要求注册人实际使用，甚至核准注册一段时间内也不要求实际使用，但是不能注册以后一直都不使用。如果注册商标权利人一直都不使用其注册商标，而他人想要使用该商标时，他人就可以把在先注册但是未使用的商标清理出去。

不仅如此，即使没有人提出撤销申请，但没有使用的商标出去维权会不会有问题呢？为了回答这个问题，《商标法》进行了相应的修改，2013年《商标法》第64条第一款专门规定，如果提起诉讼前三年争议商标没有使用的话，在先商标权人不能证明他有其他损失的，就不能获得赔偿。虽然该条款2013年才进入《商标法》，但实际上2009年最高人民法院提审的泰和公司等诉城投置业案[1]，法院就表明了态度：“对于不能证明已实际使用的注册商标而言，确定侵权赔偿责任要考虑该商标未使用的实际情况。被申请人没有提交证据证明其“红河”注册商标有实际使用行为，也没有举证证明其因侵权行为受到的实际损失，且被申请人在一审时已经明确放弃了其诉讼请求中的律师代理费的主张，对于其诉讼请求中的调查取证费未能提供相关支出的单据，但是被申请人为制止侵权行为客观上会有一定的损失，本院综合考虑本案的情况，酌定申请再审人赔偿两被申请人损失共计2万元。”该案实际上已经有了2013年《商标法》相关条款的萌芽，对于不使用的商标的赔偿给予了较大的限制。

在优衣库商标案[2]中，指南针公司认为优衣库公司商标侵权，在全国各地可能一共提起了几十个案子，在其中的这个案件中，上海高院认为，“侵权损害赔偿责任的承担，主要是为了弥补业已发生的侵权行为对权利人所造成的经济损失。除原判对优衣库公司、优衣库船厂店不应承担赔偿损失之民事责任的相关理由外，法院还认为，鉴于指南针公司、中唯公司未实际使用注册商标，被控侵权行为未产生侵占其商品市场份额的损害后果，因此指南针公司、中唯公司并不存在因被控侵权行为所产生的实际经济损失，故原审法院对指南针公司、中唯公司要求优衣库公司、优衣库船厂店承担损害赔偿责任之请求未予支持，具有事实和法律依据……此外，指南针公司、中唯公司另主张，只要其在法律规定的三年内使用了商标，即使侵权时间发生在使用行为之前，侵权人都应承担赔偿责任。”法院认为，“根据《商标法》（2001年修正），商标注册后连续三年停止使用的，可由国家商标局撤销该注册商标，该规定系考量注册商标是否应被依法撤销的情形，而本案是侵权之诉，根据侵权行为发生时所施行之商标法的相关规定，权利人在商标注册后三年内是否使用并非侵权索赔的法律依据，故指南针公司、中唯公司该主张，本院不予支持。”

我国《商标法》实行的是商标注册制度，不像美国需要使用才能给予注册。虽然美国在1988年的时候修订其商标法，由不使用就不能申请，修改为不使用就不能注册，但是可以先声明具有使用意图后再进行使用，这个时限最长可能到三年。实际上，这与我国《商标法》相关规定的差别不是很大，美国要求商标申请人必须要兑现其声明，要进行使用，商标申请人真正使用之后商标局才正式发给申请人注册证，我国虽然没有如此严格要求，但对于注册后的使用要求基本上也能够达到规范的目的。但现实中，使用的门槛不够高，加之部分人滥用权利，导致恶意的申请注册愈演愈烈。

二、从诚信原则的角度看恶意注册的治理
其实在本世纪初互联网第一波高峰的时候，就出现过域名抢注的情况，因为域名比较便宜，并且法律对于域名没有实际使用的要求，所以当时就有很多抢注域名的现象，最早的恶意注册问题也是在域名抢注里面暴露出来的。

虽然1993年《商标法》和其实施细则里多多少少涉及到一些商标恶意注册的问题，但当时对于恶意的规定还比较粗略。在2001年《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第5条，最高法院第一次详细列举了具有恶意的情形，包括将他人驰名商标注册为域名的；为商业目的注册、使用与原告的注册商标、域名等相同或近似的域名，故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆，误导网络用户访问其网站或其他在线站点的曾要约高价出售、出租或者以其他方式转让该域名获取不正当利益的；注册域名后自己并不使用也未准备使用，而有意阻止权利人注册该域名的；具有其他恶意情形的。这是在域名方面的规定。

在商标方面，1993年《商标法》第27条第一款规定了 “用欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”，这是当时一个注册不当或无效的理由，最早1993年《商标法实施细则》对这个条款进行了一定的解释[3]，其实就包含了后来商标法修改以后若干相对的条款，包括著作权、人身权、驰名商标等等。这些条款在2001年《商标法》修改时都汇聚到《商标法》的一个独立条款，就是现行《商标法》的第45条，北京高院在蜡笔小新服饰公司诉商评委等[4]一案中明确，该条款更多的是侵犯公共利益的一个条款。法院认为，“争议商标的原申请人诚益公司地处广州，毗邻香港，理应知晓“蜡笔小新”的知名度。诚益公司将“蜡笔小新”文字或卡通形象申请注册商标，主观恶意明显。同时，考虑到诚益公司具有大批量、规模性抢注他人商标并转卖牟利的行为，情节恶劣，因此商标评审委员会认定诚益公司申请注册争议商标，已经违反了诚实信用原则，扰乱了商标注册管理秩序及公共秩序，损害了公共利益，构成《商标法》第41条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形，结论正确，本院予以确认。”该案相当于又把欺骗手段和不正当手段抢注的问题在一定程度上激活，最后宣告蜡笔小新商标无效。

在对于恶意的制止上实际上还有一些发展，尤其是考虑注册后使用中的恶意。例如2016年的宝洁公司诉商评委等[5]一案，法院认为，“争议商标“威仕达玉兰”完整包含了引证商标一“玉兰”，且引证商标一具有很高的知名度和显著性。因此，争议商标构成对引证商标一的复制、摹仿”…“本案中，威仕达公司与宝洁公司同为洗化行业经营者，引证商标一在争议商标申请注册日前已经具有很高知名度，威仕达公司应当知晓宝洁公司的引证商标一而申请注册争议商标。此外，威仕达公司在实际使用争议商标的过程中具有攀附宝洁公司商标商誉的意图之行为，亦进一步佐证了该公司申请注册争议商标具有恶意。”这实际是从制止恶意注册商标恶意使用的角度进行解决的。
2019年四月份《商标法》又进行了一次修改，本次修改的重点体现在第4条第一款中，其实在《商标法》修改之前第4条就暗含在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。当然从具体的案件中可以看出，在《商标法》没有修改之前，其实大家就在一定程度上有了这种解读，只不过在2019年《商标法》修改的时候这个问题阐述得更加清楚。在提交给人大的修改稿草案中，只提到“不以使用为目的”的商标申请，还没有“恶意”。现实中巨大的注册量导致部分有名的商标也面临大量被抢注，虽然这些权利人可以通过司法程序得到保护，但是获得保护的过程费时、费力又费钱，所以很多大公司在无奈之下只能防御性地先把可能被抢注的领域进行注册。但《商标法》第49条第二款并不承认这种以防御为目的的注册，换言之，我国没有真正的防御商标制度。例如在日本，如果是驰名商标，相关国家局就可以明确同意其在另外一些类别上进行注册并且没有使用义务。当然这也有一些问题，例如第一，需要认定构成驰名商标。第二，不管有多少个类别都需要去注册。这并不是经济节约的办法。所以针对这种并非为了抢注他人商标，而是为了保护自己商标，虽然这种注册不以使用为目的，而是以防御为目的的商标注册问题，所以最后通过的修正案加了“恶意”两个字。其实恶意注册的问题如果要得到最终的解决，就需要把第7条第一款诚实信用原则真正用起来，因为目前大家认为这个条款更偏向宣示性的条款，在具体驳回、无效的时候并不会直接适用用该条款。
2019年北京高院发布了《商标授权确权行政案件审理指南》（以下简称《指南》），《指南》7.1条提到了《商标法》第4条，虽然在《指南》发布时新法已经通过，但在《指南》编写的时候，编写人并没有预料到《商标法》会新增这个条款，所以《指南》7.1提到的《商标法》第4条应当按照修改前的《商标法》进行理解。这个条款里面提到“明显缺乏真实使用意图”，并且列举了一些具体情况，所以《指南》的要求相对比较严格，《指南》明确，如果抢注一些知名品牌、他人商号、地名、景点名称等等都可以认为是不符合《商标法》第四条的规定。[6]《商标法》第四条在修改以前并不是一个直接商标驳回的理由，但是间接通过《商标法》第30条“凡不符合本法有关规定”可以适用第四条。但到商标无效阶段时，第30条就被列入第45条中，成为相对理由条款，此时再想通过第30条间接适用第四条就会受到五年的时间限制，并不是很方便。但对比《指南》和新法第4条可以看出，在商标“必须拿来用，不能拿来炒”一点上，大家是达成共识的。
新《商标法》具体应该如何操作也是大家都很关注的问题。2019年十月份的时候，国知局出台了《规范商标申请注册行为若干规定》，其中第8条[7]对于《商标法》第4条进行了进一步解释。其中提到商标注册数量、指定使用的类别、商标交易情况、所在行业状况等等，具体的规定了什么叫“不以使用为目的的恶意注册”。例如是否在大量出售商标，是否有能力、有需求在大量的类别上申请注册，再如例如药品的商标量会比较大，但是有的商品其商标量不可能太多等等。当然如果有一些行政决定、司法裁决已经认定某人或某企业是进行恶意注册的情况，也会被纳入考量范围内，因为某些申请人屡教不改还大量注册知名人物姓名、企业字号等等。
事实上在2013年，最高法院有一个李隆丰诉商评委等案[8]就涉及如果没有真实使用意图应当如何处理。在该案中，“李隆丰利用政府部门宣传推广海棠湾休闲度假区及其开发项目所产生的巨大影响力，抢先申请注册多个“海棠湾”商标的行为，以及没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为，并无真实使用意图，不具备注册商标应有的正当性，属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形。”最高法院在该案中明确这种行为不能得到支持。该案最终使用的条款并不是《商标法》第4条，虽然它是在第四条的基础上进行的相应分析，但是实际上适用的是《商标法》第44条第一款。
另外，在2019年《商标法》修改之前的武汉中郡诉商评委等[9]一案中，最高法院的态度也很明确，“武汉中郡公司的上述商标注册行为，并非基于其正常生产经营活动的需要，而是为了大量囤积商标，谋取不正当利益，该种行为属于商标法第44条第一款规定的“其他不正当手段取得注册”的情形。最后该案虽然适用的是第44条“其他不正当手段”，但是其论理其实已经在考虑是不是以使用为目的，是不是为了囤积商标。
《商标法》为了配合制止恶意抢注行为，在相应条款里面也进行了配套的规定。例如，《商标法》第47条第二款，涉及到因商标注册人的恶意给他人造成的损失的情况，此种情况应当给予赔偿。通常情况下，宣告无效的注册商标，该注册商标专用权视为自始即不存在。宣告注册商标无效的决定或裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。这个规定对于恶意抢注的人也有一定的约束力。
而且，如果商标代理机构违反诚实信用原则，还要依法承担民事乃至行政方面的一些责任。而对于恶意申请商标注册的，可以根据情节给予警告、罚款等直接给予行政处罚，例如今年针对抢注“雷神山”、“火神山”等商标的，国家知识产权局就给予了一定处罚，代理机构也一并进行了处罚。这些人如果恶意提起商标诉讼，其实法院也会相应的给予处罚。上述是全面加强对商标恶意注册的管理和规制。
针对恶意诉讼的情况，今年最高人民法院发布的《关于全面加强知识产权司法保护的意见（2020）》中第13条提到，“依法制止不诚信诉讼行为。妥善审理因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，依法支持包括律师费等合理支出在内的损害赔偿请求。”以及《最高人民法院关于加大知识产权侵权行为制裁力度的意见（征求意见稿）（2020）》（以下简称《意见》）中第19条提到，“明知或者应知请求保护的知识产权系不正当获得或者不具备行使权利的实质基础，仍然依据该权利提起侵权诉讼或者申请保全措施等，构成恶意诉讼的，对方当事人可以反诉请求赔偿其为应诉而支付的律师费、差旅费、调查取证费等合理费用和因此遭受的经济损失。”虽然该《意见》还在公开征求意见，但是可以看到，如果被告在原告的恶意诉讼中蒙受损失，则今后恶意注册人所要遭受的就不仅是行政罚款或司法处罚，根据该条款，恶意注册人还需要承担相应的赔偿责任。另外，如果原告明知或应知其商标是通过不正当手段取得，还提起一些保全措施，进行恶意诉讼的话，被告就可以反诉原告，相关的合理费用都需要原告负担。这相对于之前的措施，惩罚力度进一步加大，更有利于从根源上打消恶意注册人通过商标进行谋利的企图。
再来看看恶意诉讼相关的司法实践，其实针对恶意注册商标以后又提起恶意诉讼的这种情况，在2014年的王碎永诉歌力思公司等[10]一案中，法院就已经进行了一些尝试，因为当时法律没有现在写得那么明确，法院还是从权利滥用方面进行讨论的。在本案中，法院认为：“王碎永仍于2009年在与服装商品关联性较强的手提包、钱包等商品上申请注册第7925873号商标，其行为难谓正当。据此，王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用，其与此有关的诉讼请求不应得到法律的支持。”当然由于普通法院只能审理侵权的案子，不能审理确权的案子，除了像北京知识产权法院以外的其他地方法院，没有办法直接宣布恶意注册人的商标无效，所以法官在判决的时候只能从权力滥用的角度不予保护。
再看另一个指南针公司等诉优衣库等[11]案，上海高院以三年不使用为由没有判赔，但是仍然是认定了优衣库构成了商标侵权。最高法院认为：“二审法院虽然考虑了指南针公司、中唯公司之恶意，判令不支持其索赔请求，但对其是否诚实信用行使商标权，未进行全面考虑”，事实上，“指南针公司、中唯公司以不正当方式取得商标权后，目标明确指向优衣库公司等，意图将该商标高价转让，在未能成功转让该商标后，又分别以优衣库公司、迅销公司及其各自门店侵害该商标专用权为由，以基本相同的事实提起系列诉讼，在每个案件中均以优衣库公司或迅销公司及作为其门店的一家分公司作为共同被告起诉，利用优衣库公司或迅销公司门店众多的特点，形成全国范围内的批量诉讼，请求法院判令优衣库公司或迅销公司及其众多门店停止使用并索取赔偿，主观恶意明显，其行为明显违反诚实信用原则，对其借用司法资源以商标权谋取不正当利益”该案中最高法院不支持其索赔请求，也不支持其停止使用的请求，可见在实践中又往前发展了一步。
可能在打击恶意诉讼方面最敢于尝试的案子是中讯公司诉比特公司[12]一案。在该案中，法院认为：“比特公司在明知其实质上不应当享有TELEMATRIX商标权的情况下，恶意申请获得注册，并以损害中讯公司合法权益和获取非法利益为目的，公然针对中讯公司提起第57号诉讼，显属恶意。……中讯公司提交的相关证据，证明因第57号诉讼该公司被迫停止生产、销售TELEMATRIX商标产品的活动，丧失了相关交易机会，被迫更换生产模具，报废相关物料，造成物料和人工损失。中讯公司还因本案应诉支出了10万元律师费。显然，比特公司提起的第57号诉讼造成了中讯公司的损失，且该损失与第57号诉讼具有因果关系。”该案也提到相关的合理开支问题，在上述《意见》中也提到，如果是有相关的律师介等费用，这些相关的费用是可以考量在里面的。后来最高院也支持了二审判决。
关于损害赔偿问题，株式会社普利司通诉水浒公司商标侵权案[13]中，法院对于权利人维权的合理开支予以全额支持。在该案中，法院认为：“水浒公司从事轮胎生产、销售，其申请[涉案]商标并加以使用，具有傍名牌的主观故意。而其商标申请于2013年11月25日即已被商评委认定为与普利司通公司的涉案注册商标构成近似，不予注册。其后的行政诉讼，法院生效判决再次确认[涉案]商标与普利司通公司商标构成相同或类似商品上的近似商标。但水浒公司仍继续使用，其后续行为构成恶意侵权。对于其后续的恶意侵权行为，在确定侵权赔偿数额时，可施以惩罚性赔偿，加重其赔偿金额。”在该案中，法院还考虑到“普利司通公司为本案维权，从商标异议到行政诉讼，再到本案侵权纠纷，其间必然产生相应的调查费、公证费、律师费等各项费用，故对其主张的291343元维权合理开支予以全额支持。”
那对于单纯的商标申请行为是否可以主张赔偿？因为在民事索赔过程中涉及在行政程序中的费用，那有没有可能在行政诉讼里附带民事诉讼以主张相关的民事赔偿？该问题目前还在进行尝试但是尚无突破性进展。在株式会社普利司通诉水浒公司案中，由于商评委和行政诉讼都已结束也得到了支持，法院确实支持诉讼期间产生的相关的维权费用需要给予赔偿，但现在仅是在民事案件中可以提出索要赔偿，那在行政程序中呢？由于该案商评委和行政诉讼都已结束也得到了支持，如果假定程序还在进行中，相关的地方民事法院能不能做同样的判决？其实在上文提到的蜡笔小新案中，法院针对恶意注册行为就没有株式会社普利司通诉水浒公司案那么积极或者激进。法院认为是否赔偿的问题还是要等到商评委的结果出来以后再进行判断，但我认为，在这样的情况下，例如在北京知产法院和北京高院本身也在审理行政案件，在行政诉讼已经作出判断的前提下，将权利人合理维权产生的律师费等一并附在相关的民事程序中进行考虑，一起解决，其实是一种更经济的做法，当然这个问题还需要继续努力。
三、从比较研究的角度看商标注册的规制
在2015年的时候，欧盟商标法进行了很大的调整，不管是欧盟指令还是条例，都进行了修改。在《指令》第46条[14]规定了商标无效宣告的时限：五年未使用商标不得提无效。该条首先要求，作为宣告无效的基础注册商标，如果注册已经满五年，则必须是已经使用的商标才能去申请他人商标无效。另外，要求申请他人商标无效之前的五年，需要是已经使用了的商标才能申请他人商标无效，否则即便商标申请已经满五年，但是在申请他人商标无效之前五年内没有真正使用，仍然无法申请宣告他人商标无效。这是双五年原则，两个五年期间都要满足，且需要证明两个五年期间商标都在使用。从另外一个角度来讲，该制度自动清理了不使用的商标。同时，只要注册满五年没使用，其他人可以随时申请撤销未使用商标。该程序与后面的无效程序相互配套，同时前面的异议程序也要求提交使用证据，所以如果想要异议他人的商标，阻止他人注册，就必须证明自己的商标已经使用，没有使用就不能阻止别人的注册。
国内因为实行主动审查制度，但是商标局并不知道哪些商标已经使用，哪些商标尚未使用，因此商标局在主动驳回时，可能会引证一些没有使用的商标先行将注册申请驳回。在申请人的商标被驳回之后，申请人发现引证商标根本没有使用，于是申请人再去提起撤三程序，这就导致如果存在在先商标，在后商标的申请可能就会变成为两个程序，但是两个程序之间并不是无缝衔接，一旦程序脱节，就可能出现在后商标先被驳回，在先商标随后也被撤销的情况。这导致大量情势变更的案例产生，从某种意义上讲，这就导致商评委和法院的审理陷入空转。在这些案件中，当事人也希望商评委或者法院能等引证商标撤三程序的结果出来，再考虑在后商标能否注册的问题，所以，我认为下一次修改《商标法》时可以考虑借鉴欧盟的做法，除了可以单独申请撤销不使用的商标以外，再规定未使用的商标不能对抗他人。虽然这可能导致两个商标会共存，但因为商标权是私权，只要不是单独提起撤销申请，在先商标就会一直存续，在后商标想被核准注册但又觉得在先商标是个隐患，那在后商标就应当单独提起撤销在先商标的程序。因为不管在后商标申请人能否撤掉在先商标，在先商标今后都不构成威胁，所以这样一个程序其实最大限度的保证真正要使用商标的人的利益的。
欧盟还有五年未使用的商标不得提起侵权诉讼[15]的规定，这个我国现在已经做到了。例如上述优衣库案、比特案，商标如果没有真正使用但是去法院主张权利，法院可能不单是不赔偿、不支持诉讼请求甚至起诉人还要承担因为恶意诉讼给他人造成的损失。当然，欧盟强调五年为界限，如果是一个善意注册的商标，五年之内虽然没有用也可以去起诉维权，只有超过了五年还没有使用的商标才不能得到保护。再看我国，我国《商标法》第64条所要求的是起诉前三年，如果做严格解释，比如注册才刚满两年，在商标权人的使用义务宽限还剩一年的情况下，商标权人申请保护能否成功呢？按照现在的做法，通常注册以前一年没用，而注册以后两年也确实没用，这样的情况下连续三年都没有使用，该商标权人的请求不能得到支持。关于该问题，欧盟法院有一个判例认为，五年之内没使用的商标起诉维权仍然可以获得赔偿，当然需要证明到底受到了什么损失。有人可能举证其商誉受损，或者本来已经准备使用但是他人把市场污染以后没有办法使用因此遭受损失。
实际上，欧盟在从解决恶意注册的角度来处理这些问题。在英国的Sky vs SkyKick案中，有一家主要做云储存的sky公司，当然该公司还有一些媒体、传播上的业务，该公司在软件商品上也进行了注册。后来sky就去告skykick这个公司，skykick也想做云储存，于是skykick就指sky公司的商标注册得过于宽泛。例如在软件上的商标，而软件本身有游戏软件、订餐软件、防盗软件等等，单纯申请软件已经会被认为注册范围过宽，更别说在软件之外的其他硬件上进行申请。该案到了欧盟法院，法院基于该案做了一个总的答复：认为如果申请的范围确实太宽，但又没有想要真正去使用，就会被认为是一种恶意的情况。欧盟法院认为，恶意就是背离了商标区别产源的作用和功能而去求别的目标，就不能受到保护。
该批复回到了英国法院以后，Arnold LJ法官根据该批复进行了判决，认为“天空公司在申请商标的时候不仅不打算在所指定的某些商品和服务上使用商标，而且也没有在可预见的将来打算这样做。而且，天空公司完全是按照尽力寻求广泛保护的策略行事，而不是基于商业上的合理考虑。天空公司是基于获得商标功能范围以外的其他目的申请商标，以获得商标专有权，并纯粹以之作为针对第三方的法律武器。”所以最后认为sky公司不能在没有使用的商品上获得保护。
该案与现在我国法律里面的规定在某种意义上可以说是殊途同归，但是该案是通过解释什么是恶意注册得来的，只不过在解释恶意的时候也考虑到是不是要使用，而我国《商标法》在写法上将其分为两段，“不以使用为目的”的“恶意申请”，而没有一个涵盖一切的恶意注册的概念。虽然在具体分析的时候，其实可能都离不开商标注册人是不是有恶意去损害别人和商标注册人是不是真正想去使用商标。
总之，这个问题现在已经不仅仅是国内比较关注的问题，甚至在欧盟，在美国，也都是大家比较关心的问题。例如在美国，以前外国人去美国申请商标不需要强制代理，但美国现在也觉得中间的问题太多，所以也在加强管理的强度。
现在的总体都要求申请商标注册一定要是善意的，真正想要区别自己产品的来源，实际也给社会提供产品的注册商标，才是法律真正要保护的商标，而不能简单的认为只要商标获得注册就要受到保护，甚至恶意注册的、不使用的商标也要受到保护。现在看来，对于已经注册的商标一律给予保护已经越来越不符合法律发展趋势，这趋势对于正当使用商标的企业来讲总体上是一个好消息。因为从统计数据来看，从去年到现在，这种非正常申请和恶意注册的情况得到了有效的遏制，大家可以腾出更多的时间和精力来审理真正疑难的案件，所以总体的发展的趋势还是比较好。当然，今年上半年疫情期间据说申请超过400万件，具体原因还需要进一步分析。

结语
世界上第一个真正的注册商标是1873年的“鹰牌”炼奶商标，后来被雀巢公司收购，是一个一直有效的商标。法国虽然1857年的时候就有了商标注册制度，但是其注册其实是附属于使用的，还不是一个真正的经过注册就可以受到保护的制度。1873年，香港当时还是英国的殖民地，香港通过商标注册条例，注册了第一个“鹰牌”炼奶的商标，1875年以后，英国本土也通过了其《商标法》，英国注册的第一个商标是叫“三角牌”的啤酒商标，该商标也是到现在为止都还在使用，这其实就是《商标法》真正要保护的商标注册和使用。最后有两个问题简单探讨一下。
第一，申请驳回复审时是否可以要求其注册人提供使用证据？因为我国是主动审查、依职权审查的程序，商标局在审查的过程中往往会去引证一些商标来驳回注册，但商标局其实又无法知道所引证的商标到底是不是一个已经使用的商标，导致在后的申请人被迫再去提起撤三程序来验证该商标是否已经使用。那能不能借鉴欧盟的做法，简化这个程序，在申请复审的时候就要求引证商标注册人提供使用证据，如果引证商标注册人无法提交使用证据，这个驳回就自然不成立。
这个可能还需要从法律上进行修改，既保留依职权审查的制度，同时又能够确保引证的商标都是真实使用的。当然，因为欧盟不进行主动审查，商标是通过异议来解决，在这个程序里面就需要提交使用证据，在先商标权利人可能不愿意进入到异议程序，所以当他提异议他可能觉得这两个商标其实不构成近似，也不会异议，这个问题在欧盟会比较好操作。
第二，在先商标有可能被撤销时，对在后商标的审理能否中止？注册以后的商标是否可以被禁止使用？或至少中止审理？因为有审限的要求，要中止就很麻烦，但中止是对任何人都没有坏处的，因为如果中止之后，申请人的商标没有办法注册，但是如果能够中止，后续申请人就不需要再重新进行申请，这对于真正想使用商标的人来说其实是比较好的。否则，另外去打撤三程序，还需要自己不断重复申请，以及最后再去要求根据情势变更重审，其实只会增加很多无谓的程序。
这些问题实际上都是跟现有的注册制度相关的，怎么去完善注册制度，怎么能够把制止恶意注册、强化使用义务和打击恶意诉讼结合起来，真正让注册制度为我们的经济发展和社会发展服务，而不是给我们添乱。这个可能还有很长的路要走，也希望能够得到大家的共同努力。

[1] 最高院（2008）民提字第52号

[2]上海高院（2015）沪高民三（知）终字第97号

[3] 第二十五条 下列行为属于《商标法》第二十七条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为：

（1）虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的；

（2）违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的；

（3）未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的；

（4）侵犯他人合法的在先权利进行注册的；

（5）以其他不正当手段取得注册的。

[4] 北高院 （2011）高行终字第1428号

[5] 最高院 （2016）最高法行再12号

[6] 7.1商标申请人明显缺乏真实使用意图，且具有下列情形之一的，可以认定违反商标法第四条的规定：

（1）申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；

（2）申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；

（3）申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标，且情节严重的；

（4）申请注册与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的；

（5）大量申请注册商标，且缺乏正当理由的。

前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持。

[7] 第八条 商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时，可以综合考虑以下因素：

?（一）申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等；

?（二）申请人所在行业、经营状况等；

?（三）申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况；

?（四）申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况；

?（五）申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况；

?（六）商标注册部门认为应当考虑的其他因素。

[8] 最高院（2013）知行字第41、42号

[9] 最高院（2017）最高法行申4132号

[10] 最高院（2014）民提字第24号

[11] 最高院（2018）最高法民再396号

[12] 江苏高院（2017）苏民终1874号

[13] 苏州中院（2018）苏05民初572号

[14] DIRECTIVE (EU) 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015? Article 46 Non-use as a defence in proceedings seeking a declaration of invalidity

1. In proceedings for a declaration of invalidity based on a registered trade mark with an earlier filing date or priority date, if the proprietor of the later trade mark so requests, the proprietor of the earlier trade mark shall furnish proof that, during the five-year period preceding the date of the application for a declaration of invalidity, the earlier trade mark has been put to genuine use […].

2. Where, at the filing date or date of priority of the later trade mark, the five-year period within which the earlier trade mark was to have been put to genuine use, as provided for in Article 16, had expired, the proprietor of the earlier trade mark shall, in addition to the proof required under paragraph 1 of this Article, furnish proof that the trade mark was put to genuine use during the five-year period preceding the filing date or date of priority, or that proper reasons for non-use existed.

[15] DIRECTIVE (EU) 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015? Article 17 Non-use as defence in infringement proceedings

The proprietor of a trade mark shall be entitled to prohibit the use of a sign only to the extent that the proprietor's rights are not liable to be revoked pursuant to Article 19 at the time the infringement action is brought.

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