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黄晖:商标注册与使用的互动及平衡

作者:     文章出处:      本网发布时间:2019-12-10 6:46:00


黄晖:商标注册与使用的互动及平衡

原创:黄晖君策Justra20191209

编者按:

2019年10月11日,由中国法学会知识产权法学研究会主办,万慧达知识产权协办,北京君策知识产权发展中心承办,北京阳光知识产权与法律发展基金会支持的“新时代知识产权与公平竞争”高端论坛在京隆重举行。

万慧达知识产权合伙人、管委会成员黄晖博士在本次论坛上发表演讲:商标注册与使用的互动与平衡。本文经君策中心整理,黄晖博士审定并授权,予以发布。


谢谢主持人,大家下午好!我今天想给大家分享的题目是:商标注册与使用的互动与平衡,即《反不正当竞争法》(以下简称“反法”)和《商标法》之间的关系。

新时代最大的一个特点,就是进入更高的发展水平以后,我们对于整个社会生活的要求会更加精细化。最近无锡出了一个车祸,这种垮桥的车祸在以前是不会出的,因为那个时候还没有立交桥,大家都在地上开,再怎么超载也不会出现垮桥的问题,但是现在立交桥修起来了,而后面配套的管理如果没有跟上,这个立交桥反而会成为新的危险。立法也是一样,从无到有发展了四十年,该有的法律都有了,该修订的都修订三五次了,但是是否达到了精细化的要求呢?实践中会不会出现以前不存在的,像垮桥这种危险呢?

因此,有必要从发展的眼光来考察商标法以及反不正当竞争法的变迁并展望下一步的方向。

一、保护在先商标的三个原则

1、在先申请或注册原则
我们稍微回顾一下《商标法》保护在先商标的三个原则。通常情况下,保护的基本原则是从最早的“在先使用”到“在先注册”,再到“在先驰名”。但我国不是这样的,我们恰恰从一开始制定《商标法》的时候,即1982年就定下了对在先申请和在先注册的商标要进行保护,那时并没有考虑在先使用的问题,甚至都没有商标无效的条款,只有一个在先商标与在后商标的争议,其他的在先权利都没有办法去处理,直到1988年实施细则修改以后才开始逐渐细化。

2、在先驰名原则

我国因为加入了《保护工业产权巴黎公约》,有了要保护驰名商标的条约义务,至少是对未注册驰名商标的保护义务,这样就出现了在先驰名的一个概念,在先驰名概念一般跟使用有关系,完全没有使用很难想象商标具有知名度。当然,“在先驰名”并不是依附于商标使用的条件,因为实践中有可能会出现国内还没有使用,但是这个知名度已经被国内相关公众所了解的情况,所以驰名是一个单独的条件,这个地方就不展开了。

3、在先使用原则

直到1993年,我国有了反法。反法的到来,给了我们第一次修正注册制度的机会。反法中提出了“知名商品特有名称、包装、装璜”这样的一个概念,2018年、2019年修改以后,我们把它变成了“在先使用并有一定影响的商品名称、包装、装潢”,是基于一种在先的使用来给予的保护。反法相对于商标法来讲,其保护是更兜底、更全面的保护。

二、商标注册与使用关系已经作出的调整

我们从已经发生的立法情况来简单回顾。最早的《商标法》(1982年)中相关规定是在第十八条:“同一天申请核准使用在先的商标”,当时已经考虑到在先使用的情况。反法引入以后,对未注册商标也给予了一定的保护,包括1993年进入已经使用和具有影响商标的情况,包括2001年商标法第三十一条、2013年商标法第五十九条第三款等等,对于已经在先使用的商标,怎么给它一个对抗在先后注册的权利,甚至自己可以继续抗辩和使用的权利。同样对三年不使用的问题,要求也越来越严格,例如2013年《商标法》第四十九条写入连续三年不使用可以撤销的条款,同时在第六十四条写入连续三年没有使用的商标如果他人侵权,侵权人可以不进行赔偿。2019年四月份的修法,特别提出了“不以使用为目的的恶意注册”,不使用不能够获得注册,也可以被无效等等。

三、注册与使用关系今后需要进一步协调的方向

那么注册和使用的关系,在今后还有没有进一步协调或是精细化的可能和必要呢?接下来我将重点从五个方面来讲。

(一)彻底消除所谓的“权利冲突”,切实保护在先注册

虽然我们有一个关于权利冲突的司法解释,但实际上“权利冲突”可能是不太准确或是比较无奈的叫法。严格来讲,如果一个权利未经许可不能使用,其实是没有什么冲突的。现在的问题是目前人们通常认为商标注册会赋予权利人两种权利:一种是自己可以使用的正面权利,一种是制止别人使用的负面权利。这个说法本身就是矛盾的。因为在先商标既然有一个制止在后商标使用的权利,如果在后的商标又有一个可以使用的正面权利,那《商标法》到底该保护哪一个呢?是在先商标的禁止权可以对抗在后商标的使用权,还是在后商标的使用权可以对抗在先商标的禁止权呢?打个比方,追尾永远是后车的问题,而不会是前车有问题。所以我认为,应该是保护在先权利的原则更为合理。事实上,不管是《TRIPS协定》第16条,还是国内《商标法》第九条、三十二条都明确了这样的原则,即在后的注册商标不能损害在先的权利,包括在先商标。事实上在欧盟已经有好几个案例确定了,在先的注册商标无需先把在后的注册商标无效以后才能起诉它,而是可以直接进行起诉。

在专利的司法解释里面,在先权利与在后权利一直是没有问题的。例如在先有一个专利,在后也获得一个专利,在改进专利的情况下,在后专利即使有效,它的实施仍然会侵犯第一个专利的权利,大家不会觉得这有任何问题。而且但是在权利冲突的规定[1]里,在先的著作权,外观设计专利权,甚至企业名称,都可以诉在后的注册商标,但到了第二款的时候,却出现了在先注册商标不能诉在后的注册商标的情况,这从法理上是讲不通的,因为后面出现了如果在先的注册商标是驰名商标,就可以诉在后的注册商标的情况。甚至起诉时在后商标尚未注册而后来获得注册的也不受第二款的限制。

这里我觉得可能需要进行更明确的规定,否则解决不了现在在反法里在先使用可以对抗在后使用的规定,即发生冲突时,在后使用者应当附加足以区别商品来源的其他标识,才能进入相同地域范围。但现在按照《商标法》(2019)五十九条第三款来看,就会出现一个悖论:一旦在后使用人先去注册,就导致在先使用人要在自己的商品或服务上附加识别标志。这个从逻辑上来也是有问题的,例如一个在先使用的商标是用在海南岛,已经赢得了相关的消费群体,为什么因为一个在后使用且注册或者单纯的在后注册就导致在先使用人在海南岛已经有的使用和已经跟消费者建立的联系,就要被迫发生改变呢?就要被迫接受一个在后注册人到海南来使用该在后注册商标的现实吗?我觉得这是说不过去的。

所以在先商标注册可以在全国范围内排出一切未经许可的使用,反过来在先使用并有一定影响的商标也可以在原有地域范围内排除在后商标包括注册商标的使用。

(二)排除不适格的形式上的“在先注册”,切实保护在后注册

我认为一方面应当允许显著性和知名度增强后保护随之增强,另一方面在先商标如果尚不显著或知名,则不得作为在先商标保护。现实中有一些在先的注册是只是形式上在先,但实际上并不符合商标保护的实质性条件,比如显著性不够,知名度并不够以及商标不使用等,由于后面会讲商标使用的情况,这里先讲在先商标的显著性不够的情况。

先看一个微信案[2],山东创博亚太公司先申请了“微信”商标,在后使用人张新河提出异议,一审法院认为“微信”已经拥有那么大的用户群体,如果让创博亚太公司继续拥有这个微信的话可能会社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响,所以一审以“不良影响”维持了商评委的不予注册裁定。但是二审法院没有从这个角度出发,二审法院认为微信这个商标缺乏固有显著性,所以维持一审法院的裁判结论。而腾讯通过证明经使用取得显著性以后在另案获得注册。

其次是散利通的案子,当时散利通在先的商标,形式上虽然是注册了,但是由于它是药品名称,本身不具备商标的显著性,所以最高法院认为这个商标不能对抗在后的申请散利通商标。

另外是驰名商标与注册商标的问题,以蒙娜丽莎案为例,驰名商标可以对抗在后注册商标,但也有条件,即它在在后商标的申请日之前,必须已经是一个驰名商标。不仅如此,在另一个北京高院最近判的微信案里,法院认为,在先商标在对抗的侵权行为发生时尚不是注册商标,因此不可以对抗在后的申请。大家看到,当在先商标条件不成就时,虽然在后商标申请在后,但完全可以对抗形式上的在先商标。

(三)建立根据宽限期为界区别处理不使用商标的制度,兼顾在先和在后注册的利益

一方面,我们现在可能会有一个误区,就觉得如果商标没有使用,好像就不能保护,但商标注册以后,法律给了它三年的宽限期限,在三年的宽限期限里面,一方面法律说可以不用,另外一方面又说不可以保护,这其实是矛盾的。《商标法》第六十四条讲到三年的使用期限,不是从注册之日起算的三年,是从起诉之日起往前倒推三年,换言之,如果商标才注册一年,去起诉商标权人没有使用,那么这个起诉人仍然得不到赔偿。

最近欧盟法院有一个Cooper案(C-622/18),虽然还没有出判决,并且商标后来被撤销了,但是总法务官认为,侵权人扰乱了市场环境,商标的侵权导致权利人的使用变得不可能,虽然被侵权商标五年之内未使用,但是这个时候权利人还是有损失,应当获得赔偿。

反过来,如果超过宽限期(欧盟五年,我国三年)没有使用,我们就不如欧盟严格,因为在我国如果一个注册后连续三年不使用的商标,他人去申请撤销,虽然可以撤销掉,但是如果不撤销它,商标权利人仍然可以到法院起诉他人侵犯他的商标权,法院仍然会支持权利人。但在欧盟的立法中,在后商标如果是一个注册商标,且在先商标已经注册满五年没有使用,那在先商标是不可以受保护的,即使他的商标没有没撤销,甚至后来商标又开始使用变得不可撤销。

(四)真正保护明示或默示的私权意思自治,但不承认违法使用行为产生利益,即不承认商标的强制许可或共存

首先,是商标注册人协议共存应该受到尊重。这涉及到一个更复杂的情况,就是商标的共存或者意思自治的问题,在有协议共存的情况下,例如最高院审理的良子案里,法院从尊重私权的角度认为大家如果达成了共存协议,那如果违反了共存协议就是一种背信的行为。另外在NEXUS案中,法院认为不能用一种假想的消费者可能会混淆来否定当事人之间可能会对市场更好的判断,所以认为自治的共存应该要接受。当然,传统的观点仍然认为我国商标法同时保护消费者利益,且实行主动在先商标审查和保护,当事人的共存不能超越公共利益。

其次,是当且仅当商标注册人容忍在后注册使用五年,才不能无效其注册或禁止其使用。这是没有协议共存的情况,我还是举欧盟的这个例子,法院认为如果在后商标是一个注册商标,既注册了,也使用了,而且在先商标的权利人知道并且容忍了这种注册与使用的行为,那在先商标就不能够再制止在后的注册商标,这相当于设置了一系列的门槛,换句话说如果其中任何一个条件不成就,在后的商标实际上都没有办法取得合法性。换句话说,是不能鼓励侵权产生的知名度和市场格局。这一点,我们国家最高院在“福联升”案[3]里做了一个很好的判断,就是说在后商标“福联升”,其使用是一种违法使用,这种情况我们不能去承认违法使用产生的权益,否则势必会鼓励侵权人的侵权做得越来越大,以致越来越合法。在荣华月饼案里,最高院也是这个观点。

(五)制止恶意注册,确保“欺诈毁灭一切”(FrausOmniaCorrumpit)

回到今年《商标法》修改时的一个很重要的主题,就是怎么来保护善意注册和打击恶意注册。第四条加了一款:“不以使用为目的的恶意注册”,但它没有解决全部的问题,因为现实中还会遇到一些以使用为目的的恶意注册,这种情况第四条管不了,仍需要回到《商标法》第七条、第四十四条一款等,回到更大的一个兜底的条款。

最近欧盟在Koton案(C-104/18P)里面,这个商标在相同类似的商品上抢注别人的商标,同时还有一些在非相同类似的商品上也抢注了别人的商标,之前的法院判决里,就认为相同类似的那部分是抢注,非相同类似的部分就不是抢注,这个案子打到了欧盟法院,法院现在认为即使在非相同类似的商品上这种情况也可以考虑,因为他是整个抢注行为,很难区分类似的部分和非类似的部分行为变成两个性质。

结语:理顺商标法和反不正当竞争法的关系

我再从《商标法》和《反不正当竞争法》的关系上再给大家说两个比喻。第一个,通常我们觉得反法和商标法的关系是冰山与海水的关系,水平面以上的这部分是商标法保护的有形部分,水下这部分虽然我们看不见,但是更兜底、更广泛的部分。这个比方是正确的,但它还是更偏重于静态的比较.

我想换一个动态的角度来看,反法的保护可能更像是一些小溪、小河自然流淌的过程,商标注册起到的则相当于修建水库的过程,一个水库修好以后,这个流域里面的水土自然就全部归你了;所以有可能先有小河,然后修了一个水库蓄水,也有可能是一开始还没有河流,先修好一个水库,如果三年了,这个水库还不蓄水,这个水库就被收回了,但如果只要开始往里蓄水,那整个水库都是保留给你的。所以,这个时候可以看到反法的保护是单纯的一个小溪河的保护,水流到哪个地方就保护到哪个地方,但注册的保护就是全流域的保护,这个效果显然是不一样。

例如王将饺子[4]这个案子,“王将”注册商标在禁止他人突出使用“王将”的时候,并没有要求他的知名度,因为这是一个专有权,在全国范围都受保护。当他对抗以全称“王将饺子”作为企业名称使用时,最高院就说这个应该放到反法语境里面去考虑,既然是反法语境考虑,那这个时候对不起,就不再考虑注册会当然起到全国保护的问题,这时就需要证明哈尔滨注册的“王将饺子”,在大连是不是有实际的影响力,如果没有实际影响力,在大连这个地方就不会有不正当竞争出现,这个时候大家能看到反法的保护和商标法的保护,其效力和强度是不一样的。

如果把水库这个比喻再往前延伸一点,即当水蓄的足够高的时候会怎么样?比如长江自然流淌的时候不会有水位的落差,不能进行发电,但如果修了三峡大坝,水位储存到很高,水足够多时,就可以发电了。商标使用的积累和水库蓄水有非常相似的地方,换句话说,也就是当我们达到驰名商标的情况,我认为注册商标制度里面仍可继续有反法的思想在里面。我们其实可以看到这个英文里面,水库这个词叫reservoir,其实与商标的预留“reservation”在词源上有相通的地方。我想,如果我们以后有一个好的“水库”,我们再把“水”装满,将商标的注册和使用结合起来,我们肯定会取得更好的效果。

时间关系,我就讲到这里,谢谢大家!
[1]《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(2008)
[2]北京市高级人民法院(2015)高行知终字第1538号行政判决书
[3]最高人民法院(2015)知行字第116号行政裁定书
[4]最高人民法院(2010)民提字第15号民事判决书


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