张伟君：定牌加工出口商商标侵权纠纷案审理思路辨析

原创：张伟君君策Justra，20190722

编者按：
2019年7月7日，我中心在2019中国国际商标品牌节之中国商标年会上成功举办了第五届君策论坛：决赛辩题专家解析——纯出口定牌加工所贴附“商标”是否构成商标使用？近期，我们整理了论坛嘉宾演讲稿件，并将陆续发布，欢迎大家持续关注！
今天，推送同济大学的张伟君教授在本次论坛上的演讲：定牌加工出口商商标侵权纠纷案审理思路辨析。本文经君策中心整理，张伟君教授审定并授权，予以发布。

今天，我将从商标专用权控制的商标使用行为即侵权使用行为（InfringeUse），而不是从构成商标“撤三”抗辩理由所要求的商标真正使用（GenuineUse）来讨论OEM中加工商对商标的使用问题。从2003年深圳中院做出耐克商标侵权纠纷案判决以来，我把到现在为止各地法院对于涉外贴牌加工中的定牌加工商对涉案商标的使用行为是不是构成侵权问题的审理思路，归纳为以下四种：

第一种，根据“商标法意义上的商标使用”或“混淆”的要求，判定定牌加工商不侵权。在最高院再审的PRETUAL案和东风案中，最高法院认为涉外贴牌加工的商品是出口到国外去，不会在中国境内销售，因此涉外贴牌加工商的商标使用行为仅仅是物理贴附意义上的使用，不是第四十八条要求的“用于识别商品来源”的使用，不会造成我国境内相关公众的混淆，故而不构成对在我国享有专用权的注册商标。对这个说理，我认为会造成法律适用上的逻辑困惑。首先，如果构成商标侵权的商标使用以涉案商品在国内流通或销售为前提条件，意味着在工厂里发现侵权的商品，只要它还没有流通到市场，就难以认定这是一个侵权行为，这个结论大家能接受吗？其次，如果商品不是在国内销售可以成为否定构成商标使用或商标侵权的理由，那么，有人使用那些中国企业的著名商标在中国生产加工之后出口到国外去，不管这种加工是自己生产加工而不是接受委托进行加工，按照该逻辑，只要不在国内销售就不涉及侵权，这样的结论能成立吗？把他人的注册商标标识物理贴附在商品上，不是作为商标使用，不是为了识别商品来源的需要，难道还有其他的目的吗？商标专用权既控制在市场流通行为使用商标的行为（销售侵权商品），更控制在生产制造中使用商标的行为（在商品及包装容器上的使用）——不管这个使用是制造者自己所为还是接受他人的委托或授权所为。除非存在法律规定的例外，只要未经许可将他人商标标识使用在商品上，注册商标权人就可以制止擅自使用的侵权行为。江苏的东风柴油机商标侵权纠纷案也可以充分说明：如果按照最高院的该逻辑去解决问题的话，当出现国外有人恶意抢注中国企业的商标，反过来委托中国企业在中国定牌加工，最后出口到该国家去，我们就没有办法进行制止，这是有问题的。江苏高院对东风案的二审判决显然是因为无法接受这样的结论才做出了不同于一审的判决。总之，从商标法的规定来看，并不会因为一个侵权商品不在国内市场流通而改变侵权人已经在商品上对商标进行了使用的法律定性，虽然第一个观点目前是主流的观点，但是我个人不认同该说理，也对它将来可能带来的法律适用上的混乱表示担心。

第二种，定牌加工商实施了注册商标专用权控制的商标使用和出口行为，构成直接侵权。深圳中院在耐克案的判决中认为，根据商标的地域性原则，不管生产出来的产品是否出口至国外，只要定牌加工行为是发生在中国境内，已经在中国实施了把商标贴在商品上的行为，就应当认定为是商标侵权行为。这是早期主流的观点，这个主流的观点从商标法适用的角度来讲，并没有太大的问题，只是这样的审理思路，确实没有区分清楚在定牌加工当中，委托方行为的性质和加工方行为的性质到底有什么样的不同，因为有时候加工方虽然表面上看起来确实直接实施了商标侵权行为，是直接侵权人，但因为加工方是接受授权加工的一方，属于被动实施该定牌加工行为，有的时候加工方确实是不知道自己所贴牌的商标是侵犯国内的注册商标权的（更多时候是放任），此时让被动实施侵权行为的定牌加工商者承担直接侵权的损害赔偿责任，未免过于严苛。再加上实践当中，存在着商标权人其实是恶意抢注国外商标权人的商标，然而在国外享有合法商标权的委托方在国内委托加工商以定牌加工的方式生产，此种情况下，若判定加工方的行为构成侵权可能有违诚信原则，因此该理论在实践中存在争议。

第三种，根据加工商是否尽到合理注意义务，判定其是否构成直接侵权或是否承担损害赔偿责任。该种分析的思路，其实也一直隐含在这十几年的判决当中。这个思路认为加工方在接触定牌加工以后，虽然加工商的行为是直接实施侵权行为，但应当根据加工方是否尽到注意义务来确定其是否应该承担侵权责任。即判断其行为是不是在主观上存在过错，进而判断加工方的行为是否构成侵权以及是否需要承担损害赔偿责任。早在2006年，北京高院的<京高法发[2006]68号--21、承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权？>意见当中已经明确区分加工方行为和委托方行为的不同性质。北京高院认为：“承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。”我觉得这个规则是比较合理的，但是在这样一个规则下，司法实践中，加工商的注意义务在侵权救济当中到底是什么作用，其实依然存在两个不同的观点，其结果其实也是大相径庭：
依据北京高院上述规定中的观点，注意义务仅仅是决定要不要承担损害赔偿责任的要件。若被告的商标使用行为构成侵权，被告即便证明其行为是善意的，只能豁免相应的损害赔偿责任，这在我国知识产权界以及民法学界是非常通行的观点。对于直接的侵权人，构成侵权后要求停止侵权理所应当，但如果认为实际侵权人是善意的或是没有过错，按照侵权法一般的理论，没有过错却要承担损害赔偿责任并不合理，所以尽到合理的注意义务在此种情况下是被作为承担损害赔偿责任的抗辩理由来对待的。
另一种观点则是把注意义务作为加工商构成侵权的一个要件来对待，尽到注意义务就不构成侵权，反之就是侵权。在东风案当江苏高院就认为：“作出不侵权认定时，仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到合理的审查或注意义务为前提。未尽审查或合理注意义务的，应当认定国内加工企业存在过错，其定牌加工行为构成商标侵权。”简言之，该观点已经把有没有尽到注意义务来决定是不是构成侵权。尽到注意义务就不构成侵权，连停止侵权也不存在，没有尽到义务才是侵权行为。
总之，这个思路既不同于第二种观点，也和第一种思路存在矛盾——最高院的东风案再审判决就否定了江苏高院的说理。而且，一些法院在判决中虽然都在分析加工商的注意义务，但设定这个注意义务的目的或功能完全不一样。其实在理论上也还没有完全澄清加工方的注意义务在商标侵权案件中到底是什么样的功能。

第四种是加工商不构成直接侵权，但依据其过错可能构成帮助侵权。前面三种思路，其实都没有很圆满地解决问题。2018年广州知识产权法院在ValleyGirl案的判决中，又提出一个新的思路。这个新思路，既没有否定最高院的观点，又有点认同要从加工方有没有尽到注意义务来决定它是不是构成侵权的倾向。前面讨论注意义务的时候，都是从加工方的行为是不是构成直接侵权或者要不要对直接侵权承担损害赔偿责任的角度看，而广州知识产权法院在这个案件当中，换了审理思路，这个思路与2018年最高法院审理的USAPRO案的思路一脉相承。在USAPRO案件中最高法院认为，加工方对商标的使用实际上是委托方或定作方的使用，其言外之意是：定牌加工案件中，委托方的行为才是真正的商标使用行为，加工方的行为并不属于商标使用行为，因此，真正的商标侵权人是委托方而不是加工方。故广州知产法院得出这样的结论，加工方只是帮助侵权，不是直接侵权，只要帮助侵权人没有过错，已尽到合理的注意义务，就不构成侵权。但是，这个新思路也存在一个问题。定牌加工中的加工方真的是帮助侵权的角色吗？帮助侵权是直接侵权人自己在实施的时候，他人帮助去实施，但在定牌加工中，委托方并没有直接实施在商品上使用商标的行为，加工方虽然只是接受委托、接受指令在加工，但直接的商标使用行为实施人还是加工方，不是委托方，所以加工方并不是帮助委托方实施行为，而是接受委托方的教唆或授权而实施了直接的侵权行为。故而帮助侵权也不能完美的阐释或者解释清楚定牌加工的问题。

那么在上述四种思路外，是否还有更恰当的思路来分析呢？

我认为，在英国的知识产权法当中一个非常重要的概念，叫做授权侵权，是一种更为恰当的解释。这个概念看似是一个非常新的概念，其实在知识产权制度当中它司空见惯，并不新奇。在知识产权侵权当中，有个很普遍的现象，往往被许可人接受许可人的授权之后，再实施侵权行为。比较典型的是在版权领域，如何看待出版商的侵权责任的问题？普遍认为，出版商只要出版了作品，这个作品如果是经非法授权出版的，那么出版商肯定构成侵权，且都会认定该侵权行为是直接侵权行为而非帮助侵权。这就是典型的授权侵权。授权侵权不是授权人侵权，而是被授权人侵权，这个被授权人侵权它本质上仍是直接侵权行为，但是这个直接侵权跟一般意义上的直接侵权不太一样，因为被授权人或被许可人有的时候是善意。所以法律对于出版商承担的侵权责任有一个特殊的规定：虽然出版商的行为构成侵权，但如果出版商尽到了注意义务，就可以豁免赔偿责任。授权侵权既不是简单的直接侵权行为，也不是教唆侵权行为，也不是帮助侵权行为，更不是共同侵权行为。按照授权侵权的逻辑，定牌加工商的行为构成直接侵权是成立的，只是在损害赔偿责任的承担上可以考虑依据其过错来予以豁免。

讨论定牌加工中对商标的行为是不是构成商标使用，其实并不是问题的重点，问题的关键在于在侵权责任的承担上要不要考虑侵权人的主观过错，如何来认定被告是否存在过错？在前期的关于定牌加工的案件当中，已经涉及到到底怎么来认定加工商在涉外定牌加工有没有尽到注意义务？关于该问题也有两种不同的观点。一种观点来自于2007年广州高级人民法院的林广海和郑颖法官发表的一篇文章，他们认为其注意义务主要是要看加工方有没有审查国外委托方在国外有没有合法的商标权所在，如果加工方审查过了，国外的委托人在国外有合法的商标权益存在的话，加工方就已经尽到注意义务，可以免予承担赔偿损害的责任。另一个观点是江苏高院在东风案中的观点，江苏高院认为，虽然依据印尼法院的判决，该商标在印尼的注册是合法的，但是国内的加工方应当知晓上柴公司的商标，而且还曾经承诺过说不再侵权，但其仍然受托印尼PTADI公司定牌生产，所以法院认为其没有尽到注意义务，存在过错。该种观点意味着加工方审查的不仅仅是委托方在国外有没有合法的注册商标，还必须审查这个商标在国内有没有合法的商标权。从商标的地域性的角度来讲，江苏高院的逻辑更合乎法理，中国法院审案，说侵权人的行为是不是构成侵权，要看中国境内的商标是不是合法，而非在国外是否合法。虽然涉外定牌加工具有特殊性，商品确实在国外销售或流通，但在进行加工方注意义务的判定上，如果既要求其审查商标在国内是否是合法注册的，又要其审查委托方在国外有没有合法的商标，这本身可能就会产生矛盾的。特别是，委托人在国外有一个合法的商标，在国内有一个第三人的合法商标，加工方的注意义务应如何认定？既知道在国外有合法的商标，在国内也有合法的商标，加工方是应该接受委托还是不应该接受委托？加工商是否还是会无所适从？

我认为，司法判决应该给社会有一个逻辑一致的清晰指引，而不能让人无所适从。虽然我能理解个案衡量中法官内心的一些纠结，但法官不能拿个案的事实来反推法律的解释，法律还是要尽量地维持逻辑的一致性和统一性，这样，市场中的企业也好，学习法律的学生也好，才会对法律规则有一个比较确定的认知，否则我们的脑子里永远是一团糟，不知道怎么回答这个问题。我今天的演讲就到这里，谢谢大家！