万慧达高级合伙人黄晖博士受邀出席中国知识产权法官讲坛并作发言

万慧达知识产权

6月1日，中国知识产权法官讲坛第三十四讲在深圳成功举办，主讲嘉宾为北京知识产权法院审判二庭庭长张晓津，上海市高级人民法院知识产权庭审判长王静、西南政法大学教授邓宏光、华东政法大学副教授陈绍玲和北京君策知识产权发展中心主任汪泽以及万慧达高级合伙人黄晖受邀出席活动并参进行与谈发言。活动由深圳市中级人民法院知识产权庭副庭长祝建军主持。

主讲环节，张晓津庭长以“回归商标的本源：对不以使用为目的恶意商标注册司法规制的思考”为题，从商标区分商品或服务来源的本源出发，就不以使用为目的的恶意商标注册之司法规制，结合商标法第四次修改的情况，近年来全国各地法院商标诉讼相关数据，关于闲置商标、大量注册囤积商标和三年不使用撤销等商标注册使用中的有关问题以及回归商标制度本源的司法指引结合大量案例为大家进行了深入讲解和详细剖析。

在随后与谈环节中，黄晖博士讲到大量的诉讼数据展示并说明了法院现在将打击恶意注册作为如此重要任务看待的原因。因为我们现在的商标申请已经到了一种非正常的状态了，极大的占用和浪费了我们的行政和司法资源，同时也对我们正当主张权利的当事人的时间资源进行挤占。这在我们进行知识产权诉讼的时候深有体会。

高级合伙人黄晖博士

第一，注册商标的使用意图问题。《商标法》第四条在申请的时候就特别强调使用意图，他本來是不太赞同的，因为我们有“撤三”制度，这个商标如果使用或者不使用，一般我们要等上一段时间才能验证。但是现在为了囤积，已经演变成专门成立贸易公司，通过注册商标来卖钱，风险小，收益高，这个确实就不正常了，不得已才修法解决实践中出现的这类问题，从而更有效地遏制商标恶意注册，也就是增加“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，增强商标使用义务，并首先在审查阶段予以适用，实现打击恶意注册的关口前移，并将其作为提出异议和请求宣告无效的事由，直接适用于异议程序和无效宣告程序中。

同时，我们注意到，在一开始的征求意见稿中该条款中并没有“恶意”两个字，后来予以增加，主要是考虑到一些企业，可能即使不是以使用为目的的注册，但是也可能仍然是善意的申请，此条款恐不宜打击面过宽，因此加上了“恶意”的要求。比如像华为申请了《山海经》里许多词汇，这是不是以使用为目的？我们相信华为公司是以使用为目的。当然，商标注册以后最终还是要有使用义务，因为我国现在并不承认防御商标或者联合商标。换句话说，我国的商标虽然是靠注册取得权利，但是使用的义务并没有因此被取消，只是我们把使用义务从注册前放到注册后了。

世界上别的国家或地区例如欧盟就规定，商标如果注册满五年还没有使用的，就当然不能对抗在后的商标，不管这个商标有没有被撤销（这是另外一个问题，商标能否继续保留，取决于在后的申请人要不要主动发起一个程序撤销在先未使用的注册商标），但是无论如何在先注册商标如果满一定期限没有使用的话，就不能去妨碍或者危害后面的申请注册人，这是一个基本原则。

而我们现在对注册商标的使用义务规定实际上是不完备的：一来我们只有在对未使用的商标提出撤销申请的时候，这些商标才没有对抗效力。虽然，我们在索赔的时候商标法里第64条第二款有了一个不使用不能够索赔的规定，但是不彻底，就是没有规定三年不使用不能对抗在后的商标，包括不能够申请禁令。二来商标即使被撤销了，也是从撤销公告之日起才丧失权利，加上我们的《商标法》还规定一年以内都不能核准新的商标，这样仍然有利于未使用的商标妨碍他人。所以，我们应该直接规定一个商标如果三年不使用，别人申请的时候就不能对抗，这样就是注册三千、五千的商标，一旦三年没有使用，就不能祸害别人，这个商标就没有相应法律效力，也就不能变现，这样才能从根上解决问题。

第二、现在修法后的第四条解决了一部分问题，但是并没有解决全部问题，这里强调不以使用为目的囤积商标，但是实际上我们经常发现有人抢注商标就是以使用为目的。我们最早提出这个问题来的时候，当时涉及到第44条第1款，能不能是由于侵犯在先权利的问题，当时最高院在“诚联”那个案子里提出来所有解决在先权冲突都放到41条第2款，就是现在第45条第1款解决，等于当时把这个出路堵住了。当时在“蜡笔小新”的案子里，北京高院首次明确可以按照第44条第一款解决，换句话说批量抢注可以通过恶意注册打掉，最后抢注商标被撤销掉了，所以后来大家就开始广泛的使用第44条来解决这个问题。因此，真正用好第44条和第7条的诚信条款才能彻底解决恶意注册的问题。

第三，关于抢注人是否应当承担适当的民事赔偿责任的问题，最近大家可能关注到德力西公司一个行政附带民事诉讼的案件。新的行政诉讼法给我们提供了一种思路，即在解决行政争议的同时如果还有民事争议的，可以一并提出。（案例链接：https://mp.weixin.qq.com/s/77dcWyvGDvHVn3eUSO06bg）事实上，北京知识产权法院在另外一个“金螳螂”的案件中，已经作出裁判，虽然这个企业名称没有使用，但是对方产生的合理开支应该承担的，当然该案是一个单独的民事诉讼，但是这个判例完全可以移植到行政附带民事诉讼来解决，事实上这里所谓的行政诉讼本质是一个民事诉讼，《商标法》修改的时候一直就有商评委不应该作被告的声音，应该是把对方当事人作为被告的，通过一个民事诉讼到法院去，这样更符合其属性。

此前，广东有几个公司加起来注册了上万个商标，现在据说都被驳回，预估的损失上千万，当然这只是他们的直接成本。如果是抢注他人的商标，人家被迫来维权，他们就需要承担更多的责任。这样才能促使其成为一个负责任的民事主体，他在决定申请商标的时候，不是仅仅花300块钱买彩票，中奖是几万，被驳回就当300块钱扔水里。这样才能真正制止抢注行为，让法官专注于真实的争议，而不是一天到晚在审查这样一些商标。当然，司法审判最好也能进一步改革，像优衣库这种商标，全国几十个法院都陪着练，没有时间审理别的案子，即使最高法院最后也没有说法院可以直接认定这个商标无效，只是说可以不保护他，这样还是会处于很尴尬的境地。因此，正如刚才所言，真正出路是法院能够对商标有效性直接做出判断，因为我们要相信法官，要相信法律最后会得到统一的执行。

据悉，“中国知识产权法官讲坛”由西南政法大学和中国审判理论研究会知识产权专业委员会联合主办，重庆知识产权保护协同创新中心、重庆高院知识产权庭和重庆市知识产权研究会联合承办。讲坛将不定期邀请国内知识产权审判专家，就知识产权司法的理论问题或实践问题作智慧分享，以助推知识产权共同体的建设，至今已举办了三十四讲。