《工商行政管理》半月刊：新《商标审查及审理标准》对商标代理工作的影响

2017年03月28日15:28国家工商总局网站

今年1月4日公布的新《商标审查及审理标准》距离2005年12月制定的老《商标审查及审理标准》已经十年有余。在这十年间，中国的商标注册及行政确权案件数量发生了天翻地覆的变化。2005年度，我国全年商标申请量为66.4万件，商标评审收案量1.1万件，评审裁决案件4594件，一审行政起诉171件；2016年度，我国全年商标申请量为369万件，商标评审收案量15.6万件，一审行政起诉5936件。在大量的商标注册量及行政案件量的冲击下，并随着2013年新《商标法》的第三次修改，老标准已不能满足新阶段的审查审理需求，经过三年时间的多方酝酿、研讨和征求意见，新标准一经公布即受到了商标法律界的高度关注，因为，在今后数年甚至十多年间，新标准将会影响我国商标注册和行政确权的各个方面，并间接影响我国的品牌带动战略和经济发展。
笔者从事商标代理和法律工作近二十年，见证了老标准制定，多次受邀参加新标准的修订、研讨工作，有些许意见还被收录到新标准当中。因此，新标准一出台，笔者就将新老标准作了比照，本文列出几大重点变化，以期对自己今后的工作做出指引，希与同仁分享探讨。
欺骗性误认的禁用标志审查：
将原适用不良影响、地名禁用、地理标志和姓名权等条款的习惯转换到新标准中来
新标准：“商标审查标准”第一部分第八条“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”。
老标准：第一部分第九条“夸大宣传并带有欺骗性的”。
新标准其实是针对《商标法》第十条第一款第（七）项的条文规定，标准列举了两类案例，第一类为“容易使公众对商品或服务的质量、品质、功能、用途、原料、内容、重量、数量、价格、工艺、技术等特点产生误认的”；第二类为“容易使公众对商品或者服务的产地、来源产生误认的”。
其中，第二类中列举的除企业名称误认外的大部分情况对于新《商标法》和新标准来说，都属于重大变化。其中，产地、来源误认审查标准将部分相对理由条款以绝对理由进行规制，实务中可能会出现《商标法》第十条第二款的地名禁用条款、第十六条的地理标志条款、第三十二条的姓名权条款在同一案件中并列适用的情况，从而更加有力地保护了地名、地理标志和姓名权，而这些都是近年矛盾比较突出的商标抢注案例。商标代理人和律师在工作当中应改变以前的定式思维，将原适用不良影响、地名禁用、地理标准和姓名权等条款的习惯尽快转换到新标准中来。
声音商标的审查：加强对全新标准的理解和适用
新标准：“商标审查标准”第六部分。
老标准：无规定。
声音商标是新《商标法》修改的最大亮点之一，声音商标审查标准的出台填补了我国历史上商标审查制度的空白。
声音商标审查标准涉及到了形式审查和实质审查的各个方面。在形式审查中，要求申请人提供申请声明、声音样本、商标描述、描述与样本的一致性、使用方式等形式要件，缺一不可。在实质审查中，声音商标与其他文字和图形商标基本无二，都要进行禁用条款审查、显著性条款审查、相同和近似审查。需要提醒大家注意的是，在对声音商标进行相同或近似审查时，不但在声音商标之间审查，也在声音商标与其他可视性标志之间审查，如果声音商标中语音对应的文字或其他要素，与其他可视性商标的文字或其他要素读音相同或近似，易使相关公众对商品或服务来源产生混淆误认，或者认为两者之间存在特定联系的，则会判为相同或近似商标。
虽然声音商标的审查标准出台时间晚，但该标准已经过实践检验，我国的第一件声音商标，即中国国际广播电台广播节目开始曲已于2016年5月14日获准注册，目前还有数百件声音商标在审查或驳回复审当中。2016年12月6日，腾讯QQ的“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标驳回复审行政诉讼案在北京知识产权法院开庭，这也是我国第一起该类案件，虽然目前尚未判决，结果未卜，但该判决结果对今后声音商标审查标准也可能会起到一定的完善作用。对于商标代理人和律师而言，有关声音商标的各种审查标准都属于新知识，要多加学习和实践。
商标代理机构申请注册商标的审查：希望扩展商标代理机构自用商标申请范围
新标准：“商标审查标准”第九部分。
老标准：无规定。
商标代理机构申请注册商标也是新《商标法》亮点之一，规定在《商标法》第十九条第四款当中，其法律规定原文为“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”，其用意是在防止商标代理机构利用自己的专业优势抢注、囤积、倒卖商标。商标局和商评委在适用本条时将商标代理机构的自我申请注册范围限制在4506法律服务类似群，笔者认为过于严苛。笔者认为，商标代理服务的解释有狭义和广义之分，商标设计、策划、培训等都属于广义的商标代理服务，且国家相关部门也提倡商标代理机构向品牌咨询等综合性业务扩展。事实上，不少代理机构也同时从事以上广义性业务，如果限制过于狭窄，可能并不符合立法本意。
其实新标准也意识到这个问题，在该部分的结尾部分特意强调“暂定”二字，因此，笔者对商标代理机构自用商标申请范围的扩展抱有一定的希望。
“一年隔离期”的审查：要注意避免因一年隔离期理由导致商标被驳回
新标准：“商标审查标准”第十部分。
老标准：无规定。
新《商标法》第五十条规定：注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。
“一年隔离期”的立法目的是：当在先商标被无效后，如果不设置一定的隔离期，就完全可能发生不同企业的相同或近似商标的同一种商品共存于市场，从而给相关公众造成混淆误认。“一年隔离期”在老《商标法》中规定在第46条，但并未出现在老标准当中，本次作为一个审查标准出现，说明这些年此类案件大量发生，产生了较大的争议，有必要在新标准中明确。不过，新标准对该条的适用也规定了例外情况，即在先相同或近似的注册商标因连续三年不使用而被撤销的除外，不适用第五十条，原因很简单，连续三年不使用其实本身就形成了三年或以上的隔离期。代理人在替客户申请注册商标或驳回复审阐述理由时，要注意避免因一年隔离期理由导致商标被驳回，但也要利用在先商标因连续三年不使用被撤销的例外情况。
审查意见书的适用：应慎重及时处理审查意见书
新标准：“商标审查标准”第十一部分。
老标准：无规定。
审查意见书是新《商标法》的一个新条款，《商标法》第二十九条规定：在审查过程中，商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的，可以要求申请人做出说明或者修正。《商标法实施条例》第二十三条规定：依照商标法第二十九条规定，商标局认为对商标注册申请内容需要说明或者修正的，申请人应当自收到商标局通知之日起15日内作出说明或者修正。
审查意见书与补正的不同之处在于前者是实质审查阶段要求申请人对商标申请的“说明或者修正”，而补正则是对形式要件的补充修正。新标准明确审查意见书的适用范围主要为《商标法》第十条第一款第（二）、（三）、（四）项、第二款的地名但书规定，第二款涉及地名期刊等特殊商品的说明或修正，第十一条第二款的经使用取得显著特征的说明，颜色或声音商标的显著性说明等情况。
目前，审查意见书在实践中还比较少见，本标准出台后出现的频率可能会加大，笔者要提醒各商标代理人和律师的是，收到审查意见书后应慎重、及时处理，因为，在笔者看来，对审查意见书的处理基本等同于驳回复审，只是程序不同，在审查阶段就给了申请人一个提前补救机会而已。
驰名商标淡化的审理标准：要注意淡化理论在实务中的导入
新标准：“商标审理标准”之一.6.2条。
老标准：无规定。
一直以来，我国商标法律界对驰名商标的淡化理论存在较大争议，实践性案例也比较少见。本审理标准列举了淡化的三种情况，即误导包括以下情形：足以使相关公众认为系争商标与他人驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性；系争商标的注册使用可能贬损驰名商标的市场声誉；系争商标的注册使用可能不正当利用驰名商标的市场声誉的。
以上淡化的三种情形最早出自于2009年最高人民法院的《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》，该解释虽为民事性规定，但被法律界视为行政确权案件中驰名商标淡化审理的源头性文件。新审理标准将其明确列入，实际上大大提高了对驰名商标的保护水平，可以想象，今后将有更多的傍驰名者受到该标准的规制和打击。我们的代理人和律师在驰名商标保护案件中要注意淡化理论在实务中的导入。
特定关系人抢注他人在先使用商标审理标准：注意相关条款的区别适用
新标准：“商标审理标准”之三。
老标准：无规定。
老《商标法》的第十五条仅有一款，即“代理人或代表人抢注”条款，新《商标法》增加了第二款“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”，这主要是因为特定关系人抢注商标案件大量发生所致。
本审理标准列举了特定关系人的数种情况：买卖关系、委托加工关系、加盟关系（商标使用许可）、投资关系、赞助、联合举办活动、业务考察、磋商关系、广告代理关系、亲属关系、隶属关系、其他关系等。
因本条款适用的前提是“明知”，相比较《商标法》第三十二条后半句“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的“明知或应知”，本条款不要求他人商标具有一定影响，从而会更好地遏制恶意抢注现象的发生。作为代理人，需要注意以上两条的区别适用。（文／北京黄金智慧知识产权代理有限公司杨永岗）