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精工爱普生与国家知识产权局复审委员会等发明专利无效行政纠纷案(墨盒案)裁定书

作者:     文章出处:      本网发布时间:2014-1-3 11:05:00


中华人民共和国最高人民法院

行政裁定书

(2010)知行字第53-1号

再审申请人(一审原告,二审上诉人):精工爱普生株式会社。住所地:日本国东京都新宿区西新宿二丁目4番1号

法定代表人:碓井稔,董事长。

委托代理人:蒋洪义,北京市联德律师事务所律师。

委托代理人:刘永全,北京市联德律师事务所律师。

被申请人(一审被告,二审被上诉人):中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会。住所地:中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层

法定代表人:张茂于,副主任。

委托代理人:朱明雅,该委员会审查员。

委托代理人:张华,该委员会审查员。

被申请人(原审第三人):郑亚俐。

委托代理人:陈俊由。

被申请人(原审第三人):佛山凯德利办公用品有限公司。住所地:中华人民共和国佛山市高明区河江开发区跃华路北

法定代表人:赵锡彪,总经理。

被申请人(原审第三人):深圳市易彩实业发展有限公司。住所地:中华人民共和国广东省深圳市罗湖区南湖路国贸商业大厦21楼H单位

法定代表人:王子峰,董事长。

再审申请人精工爱普生株式会社(以下简称精工爱普生)因与被申请人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)郑亚俐佛山凯德利办公用品有限公司(以下简称凯德利公司)、深圳市易彩实业发展有限公司(以下简称易彩公司)发明专利权无效行政纠纷一案,不服中华人民共和国北京市高级人民法院(2009)高行终字第327号行政判决,向本院申请再审本院依法组成合议庭对本案进行了审查,现已审查终结。

精工爱普生不服专利复审委员会第11291号无效宣告请求审查决定(以下简称第11291号决定),在法定期限内向中华人民共和国北京市第一中级人民法院起诉称,第11291号决定在审查程序和认定事实上存在严重错误,请求人民法院依法予以撤销其主要理由是:1第11291号决定违反正当程序。2、第11291号决定中相关认定背离客观事实。原告在实质审查阶段答复第一次审查意见通知书时已经将“存储装置”解释为“7(b)所示的‘半导体存储装置61’”,将“记忆装置”解释为“指说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置”3、第11291号决定对“存储装置”的解释观点与北京市高级人民法院相关判例中对功能性限定特征的解释标准相违背4、从属权利要求4和34中相关附加技术特征以及权利要求8的技术方案,均未超出原说明书公开的范围

  专利复审委员会答辩称:1、关于审查程序本案的审查程序符合《专利审查指南》第四部分第三章4.5节关于案件合并审理的规定。2、关于专利法(2000年修正)(以下简称专利法)第三十三条(1)应当以“原说明书和权利要求书记载的范围”作为认定申请人的修改是否符合专利法第三十三条规定的基础,申请人在意见陈述书中对权利要求所作的解释不能作为认定的事实依据;(2)《专利审查指南》第二部分第二章3.2.1节明确规定,“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”;(3)关于有关权利要求的具体意见,坚持决定中的相关意见综上,第11291号决定认定事实清楚,适用法律法规正确,审理程序合法,请求人民法院维持该决定

  北京市第一中级人民法院一审查明:第11291号决定针对的专利是中华人民共和国国家知识产权局于2004年6月23日授权公告名称为“墨盒”的00131800.4号发明专利(以下简称本专利)。本专利是99800780.3号发明专利申请的分案申请,其申请日为1999年5月18日,最早的优先权日为1998年5月18日,专利权人为精工爱普生本专利授权公告的权利要求书包括42项权利要求

  针对本专利权,凯德利公司于2006年1月17日向专利复审委员会提出了无效宣告请求,其理由是本专利不符合专利法第二十二条第二三款的规定,请求宣告本专利全部无效。

 针对上述无效宣告请求,精工爱普生于2006年3月1日和20日两次提交了内容相同的意见陈述书,并对本专利权利要求书进行了修改,修改后的权利要求书如下:

“1、一种装于喷墨打印设备的托架上的墨盒,用于通过一供墨针向喷墨打印设备的打印头供应墨水,该墨盒包括:

多个外壁;

  一供墨口,用于接纳所述供墨针,形成于多个壁的第一个上;

 一存储装置,由所述墨盒支承,存储关于墨水的信息;

  一电路板,安装在与所述多个壁中的第一壁交叉的所述第二壁上,所述电路板位于所述供墨口的中线上;和多个接触点,形成在所述电路板的外露表面上,用于将所述存储装置连接到喷墨打印设备,所述触点形成多个列

 2、根据权利要求1的墨盒,其中所述电路板位于所述供墨口附近设置于所述壳体的所述第二壁上。

 3、根据权利要求1的墨盒,其中所述电路板设置于与所述壳体的所述第一壁垂直的所述第二壁上。

 4、根据权利要求1的墨盒,其中所述电路板基本上为矩形,且所述电路板设置于基本上垂直于所述第一壁的所述第二壁上,所述第二壁的宽度比所述壳体的其它壁窄

 5、根据权利要求1的墨盒,其中所述电路板设置成基本平行于垂直于所述壳体的所述第一壁的所述第二壁。

 6、根据权利要求1的墨盒,其中所述触点位于墨盒装于打印设备上或从其上拆下时的支点的相对位置。

 7、根据权利要求1的墨盒,其中所述电路板基本上为矩形并沿垂直方向对准。

 8、一种装于喷墨打印设备的托架上的墨盒,用于通过一供墨针向喷墨打印设备的打印头供应墨水,该墨盒包括:

多个外壁;

  一供墨口,用于接纳所述供墨针,形成于多个壁的其中一个上;

 一记忆装置,由所述墨盒支承,存储关于墨水的信息;

  多个触点,用于将所述记忆装置连接到喷墨打印设备,所述触点形成多个列,所述列的其中之一比另外的列更靠近所述供墨口,最靠近所述供墨口的触点列比离所述供墨口最远的触点列长

 9、根据权利要求8的墨盒,其中所述记忆设置于所述壳体上并位于所述供墨口的中线上。

 10、根据权利要求8的墨盒,其中所述记忆装置设置于其上的所述壁位于所述供墨口的附近。

 11、根据权利要求10的墨盒,其中所述记忆装置位于所述记忆装置设于其上的所述壳体的所述壁的中线上。

 12、一种具有一打印头的喷墨打印设备的墨盒,将墨水滴喷射于记录介质上,该墨盒包括:

一含墨水的壳体;

  一供墨口,形成在所述壳体的一个壁上,用于将所述壳体内的墨水导向打印头;

 一设置于所述壳体上的记忆装置,存储墨水的信息;

  多个设于所述壳体上的端子,当墨盒安装于打印设备上时,至少其中之一个端子将所述记忆装置电连接到所述喷墨打印设备并且其中之一个端子电连接到打印设备的两个触点元件上;

其中所述接触打印设备的两触点元件的端子是表示安装在打印设备上的墨盒的存在的检测端子,且其中所述接触打印设备的两触点元件的端子位于所述供墨口的中线

13、根据权利要求12的墨盒,其中所述记忆装置包括一个基片,在所述基片的一个表面上设置有一个存储装置,在所述基片的另外面上设置有多个端子

 14、根据权利要求12的墨盒,其中所述记忆装置包括一个基片,在所述基片的一个面上设置有一个存储装置,在与所述存储装置所在的面相同的面上设置所述多个端子

 15、根据权利要求12的墨盒,其中所述存储装置由抗墨水材料模铸而成。

 16、根据权利要求12的墨盒,其中所述多个端子分组成至少一第一组和第二组。

 17、根据权利要求12的墨盒,其中所述接触打印设备的至少两触点元件的端子基本上位于墨盒宽度方向的中央。

 18、根据权利要求12的墨盒,其中所述接触打印设备的两触点元件的端子具有比其它端子大的面积。

 19、根据权利要求12的墨盒,其中所述接触打印设备的两触点元件的端子是接地电极。

 20、根据权利要求12的墨盒,其中当墨盒安装在打印设备上时所述多个端子以一个时间间隔与外部控制装置形成接合

 21、根据权利要求16的墨盒,其中所述第一组和第二组端子沿墨盒装在打印设备上的方向以一个间隔设置。

 22、根据权利要求16的墨盒,其中所述第一组和第二组端子相对墨盒装在打印设备上的方向具有不同的高度。

 23、根据权利要求12的墨盒,其中所属记忆装置包括各具有不同功能的六个端子。

 24、根据权利要求16的墨盒,其中所述记忆装置还包括当墨水穿过两组端子附着时将所述第一组端子连接到第二组端子的导体元件

 25、根据权利要求12的墨盒,其中所述多个端子的至少其中之一沿墨盒装在打印设备上的方向是垂直地呈矩形。

 26、根据权利要求12的墨盒,其中所述记忆装置包括一个接地垫元件,用于检查所述记忆装置的内容。

 27、根据权利要求12的墨盒,其中所述多个端子与所述记忆装置的边缘隔开。

 28、根据权利要求12的墨盒,其中所述记忆装置包括至少一个物理接触打印设备的一接触元件的端子。

 29、一种具有一打印头的喷墨打印设备的墨盒,该打印头向一记录介质上喷射墨水滴,该打印头具有一供墨针,并装在一活动托架上,该墨盒包括:

一壳体,其内含有墨水并构造成可拆下地装于打印头上,所述壳体具有一第一壁和一第二壁,该第二壁具有一第一上角和一第二上角;

一供墨口,形成在所述第一壁上用于接纳打印头的供墨针并从所述壳体向该打印头供应墨水;

一记忆装置,设置在所述壳体的一个壁上,存储墨水信息;

  至少两个电触点,用于将记忆装置连接到喷墨打印设备上,各电触点距离供墨口一预定距离;

至少一个悬垂件,延伸超过所述记忆装置设置于那里的所述壳体的壁的一个平面,悬垂件位于第一上角和第二上角之间

30、根据权利要求29的墨盒,其中所述记忆装置设置于其上的所述壁垂直于所述供墨口形成于那里的所述壳体的一个壁

 31、根据权利要求29的墨盒,其中所述记忆装置位于供墨口的中线上。

 32、根据权利要求29的墨盒,其中所述记忆装置基本上在沿所述壁的宽度的一个中央位置设置在所述供墨口附近的一个壁上

 33、根据权利要求29的墨盒,其中所述记忆装置设置于所述壳体的一个侧壁上。

 34、根据权利要求29的墨盒,其中所述壳体基本上为矩形,所述记忆装置设置于所述壳体的一个侧壁上,该侧壁的宽度比所述壳体的其它侧壁窄

 35、根据权利要求29的墨盒,其中所述记忆装置位于墨盒装于打印设备上或从其上拆下时的支点的相对位置上。

 36、根据权利要求29的墨盒,其中所述悬垂件形成在所述记忆装置的上部位置。

 37、根据权利要求29的墨盒,其中所述悬垂件沿垂直于所述记忆装置的一个平面的方向延伸超过壳体。

 38、根据权利要求29的墨盒,其中所述记忆装置、所述供墨口和所述悬垂件位于墨盒的同侧。

39、根据权利要求29的墨盒,其中所述壳体的内部分成至少两个分开的室,所述悬垂件包括两个分开的凸起,该两凸起延伸超过沿所述记忆装置设置于其上的所述壁的宽度方向的两端部

 40、一种装于喷墨打印设备的托架上的墨盒,用于通过一供墨针向喷墨打印设备的打印头供应墨水,该墨盒包括:

多个外壁;

  一个供墨口,用于接纳所述供墨针,形成于多个壁的第一个上;

 一存储装置,由所述墨盒支承,存储关于墨水的信息;

  多个触点,形成在与所述多个壁中的第一壁交叉的所述多个壁的第二壁上,用于将所述存储装置连接到喷墨打印设备,所述触点形成多个列,并且位于所述多个列之一的中心的所述触点中的一个触点(60-2)位于供墨口的中线上

 专利复审委员会于2006年4月27日针对上述无效宣告请求举行了口头审理。

针对本专利权,郑亚俐于2007年6月15日向专利复审委员会提出了无效宣告请求,其理由是本专利不符合专利法第三十三条和第二十六条第四款的规定,请求宣告本专利全部无效,并提交了本专利的分案原申请99800780.3的公开说明书作为证据2007年7月3日,郑亚俐向专利复审委员会提交了意见陈述书,认为本专利授权权利要求还不具备专利法第二十二条第二三款规定的新颖性和创造性,同时提交了相关证据

  针对本专利权,易彩公司于2007年10月31日以与凯德利公司完全相同的理由和证据向专利复审委员会提出了无效宣告请求

 针对上述无效宣告请求,精工爱普生于2007年9月18日提交了意见陈述书和权利要求书修改替换页,上述修改的权利要求书与其于2006年3月1日提交的权利要求书内容相同针对郑亚俐的无效宣告请求,精工爱普生还提交了在本专利实质审查阶段答复第一次审查意见通知书时所提交的意见陈述书,以证明本专利在实质审查阶段所作的修改未超出原始公开的范围,符合专利法第三十三条的规定

  2008年3月25日,专利复审委员会举行了口头审理。

专利复审委员会认为:1、本专利是99800780.3号发明专利申请的分案申请,而99800780.3号发明专利申请是进入中国国家阶段的国际申请(PCT/JP99/02579),即99800780.3号发明专利申请的申请文件相当于是PCT/JP99/02579号国际申请的中文翻译件。本专利权利要求1和40中的“存储装置”以及权利要求812和29中的“记忆装置”均由实质审查阶段修改而来。在申请日提交的PCT/JP99/02579号国际申请文件及99800780.3号发明专利申请的说明书和权利要求书中并没有“存储装置”和“记忆装置”的文字记载,而仅有“半导体存储装置”的文字记载因此,判断本专利在实质审查阶段所进行的上述修改是否超范围的关键在于:“存储装置”和“记忆装置”是否属于可根据原说明书和权利要求书中记载的“半导体存储装置”直接且毫无疑义地确定的内容“存储装置”是用于保存信息数据的装置,除半导体存储装置外,其还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同的类型根据原说明书第1页第29-32行的记载,本发明专利是为了解决拆装墨盒时由于托架与墨盒之间存在间隙使半导体存储装置接触不好,信号可能在不适当的时候充电或施加,数据无法读出或丢失的问题因此,包括实施例在内的整个说明书都始终在围绕着上述问题描述发明,即包括实施例在内的整个说明书都始终是针对半导体存储装置来描述发明的同样,原权利要求书要求保护的技术方案中亦针对的是半导体存储装置,原说明书和权利要求书中均不涉及其他类型的存储装置,也不能直接且毫无疑义地得出墨盒装有其他类型的存储装置因此,“存储装置”并非确定无疑就是原说明书和权利要求书中记载的“半导体存储装置”,本领域技术人员并不能从原说明书和权利要求书记载的“半导体存储装置”直接且毫无疑义地确定出“存储装置”同理,“记忆装置”也不能从原说明书和权利要求书记载的“半导体存储装置”直接且毫无疑义地确定。专利权人在实质审查程序中将“半导体存储装置”修改为“存储装置”或“记忆装置”超出了原说明书和权利要求书记载的范围因此,独立权利要求1、8、12、29和40不符合专利法第三十三条的规定原说明书的“这是因为,打印设备必需带到厂家,并且记录控制数据的存储装置必须更换”及“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”两部分内容均记载在背景技术部分中,且“这是因为,打印设备必需带到厂家,并且记录控制数据的存储装置必须更换”针对的是现有技术中的打印设备,“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”中的“存储装置”应当是“半导体存储装置”的简称,并非是指另外的技术特征本专利是针对安装有半导体存储装置的墨盒作出的改进,针对的是“半导体存储装置”,而非“存储装置”和除“半导体存储装置”以外的其他存储装置“记忆装置”本身并无“半导体存储装置”与“电路板”的组合这一含义。而且,根据本专利的权利要求书,权利要求12中记载的是“记忆装置”,其从属权利要求13和14才分别对“记忆装置”作出了限定,即“所述记忆装置包括一个基片,在所述基片的一个面上设置有一个存储装置,在与所述基片的另外面上设置有多个端子”“所述记忆装置包括一个基片,在所述基片的一个面上设置有一个存储装置,在与所述存储装置所在的面相同的面上设置所述多个端子”可见,“记忆装置”并非是指“‘半导体存储装置’与‘电路板’的组合”。由于上述独立权利要求中所包含的超出原说明书和权利要求书记载范围的技术特征“存储装置”或“记忆装置”同样也包含在相应的从属权利要求中,因此,相应的从属权利要求也不符合专利法第三十三条的规定2、从属权利要求4的附加技术特征“所述第二壁的宽度比所述壳体的其它壁窄”和从属权利要求34的附加技术特征“该侧壁的宽度比所述壳体的其它侧壁窄”既没有记载在原说明书和权利要求书中,也不能从原说明书和权利要求书中直接且毫无疑义地确定,因此也超出了原说明书和权利要求书记载的范围3、包含技术特征“最靠近所述供墨口的触点列比离所述供墨口最远的触点列长”的权利要求8的整体技术方案同样未记载在原说明书和权利要求书中对于附图6和7所示的实施例,虽然电路板上最下一列的触点列比上一列触点列长,即最靠近所述供墨口的触点列比离所述供墨口最远的触点列长,但这是针对电路板设置在与供墨口所在底壁相垂直的侧壁上的墨盒,而权利要求8并未对供墨口记忆装置及触点的相对位置作出任何限定,使得在实质审查程序中修改而来的该权利要求所限定的技术方案既涵盖了附图6和7所示的电路板和触点所在的壁与供墨口所在的壁相垂直的墨盒,也涵盖了电路板触点与供墨口位于同一壁等情况的墨盒,但后者并未记载在原说明书和权利要求书中,也不能从原说明书和权利要求书中直接且毫无疑义地确定因此,实质审查程序中对权利要求8的修改也超出了原说明书和权利要求书记载的范围。综上所述,权利要求1-40均不符合专利法第三十三条的规定3、鉴于本专利已不符合专利法第三十三条之规定,故对其它无效理由及证据不再进行评述。据此,专利复审委员会于2008年4月15日作出第11291号决定,宣告本专利全部无效。

北京市第一中级人民法院一审认为:1、关于本专利权利要求18、1229、40的修改是否符合专利法第三十三条的规定。本专利权利要求中修改而来的“存储装置”和“记忆装置”是清楚的术语,本领域技术人员公知“存储装置”不限于“半导体存储装置”,“记忆装置”也不等同于“电路板及设置在其上的半导体存储装置”专利申请人在实质审查阶段将“半导体存储装置”修改为“存储装置”将保护范围扩大到所有类型的存储装置。“记忆装置”在原说明书和权利要求书中并未记载,本领域技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接明确认定“记忆装置”为“电路板及设置在其上的半导体存储装置”据此,第11291号决定认定本专利权利要求1、8、1229、40不符合专利法第三十三条的规定并无不当。2、关于本专利权利要求434、8的修改是否符合专利法第三十三条的规定。对于本专利权利要求4、34,附图626并不能直接地、毫无疑义地确定设置电路板、半导体存储装置的侧壁比其他壁都窄。对于本专利权利要求8,意见陈述书的解释用以限定权利要求于法无据,且附图67仅反映电路板、触点与供墨口位于不同壁的情形,对于电路板、触点和供墨口位于同一壁的墨盒并没有体现,也不能直接地、毫无疑义地确定这种结构的墨盒其触点列的长短布置据此,第11291号决定对权利要求4、34、8的修改不符合专利法第三十三条的规定的认定并无不当。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第一项之规定,北京市第一中级人民法院于2008年12月20日作出(2008)一中行初字第1030号行政判决:维持专利复审委员会第11291号决定一审案件受理费一百元,由精工爱普生负担。

 精工爱普生不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉称:1、根据专利权利要求解释中公认的“禁止反悔原则”,本案应当根据上诉人在实质审查阶段为了获得授权而对技术术语的解释来确定其含义,即将“存储装置”解释为“图7(b)中所示的‘半导体存储装置61’”,将“记忆装置”解释为“指说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置”2、第11291号决定对“存储装置”的解释观点与北京市高级人民法院相关判例中对功能性限定特征的解释标准相违背3、从属权利要求434中相关附加技术特征在原说明书附图6(a)、附图26等图中均有反映,并未超出原始公开的范围。对于权利要求8的技术方案,上诉人在答复第一次审查意见通知书时进行了解释。因此,本专利符合专利法第三十三条的规定

  北京市高级人民法院查明的事实与一审法院一致。另查明:2002年11月8日,国家知识产权局就本专利申请发出第一次审查意见通知书针对该通知书,精工爱普生于2003年5月9日提交了意见陈述书,对原权利要求作出修改,将原权利要求23修改为新权利要求1针对审查员提出的“修改超范围”问题,精工爱普生在意见陈述书中第2.2项指出:“权利要求23涉及附图6和附图7,申请人解释,‘存储装置’是指图7(b)所示的‘半导体存储装置61’”;在意见陈述书第3.1项指出:“申请人首先希望解释,该权利要求及其后的权利要求中所述的‘记忆装置’是指说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置”

  北京市高级人民法院认为:确定修改是否超范围的标准在于该修改是否“超出原说明书和权利要求书记载的范围”以及是否“超出原申请公开的范围”,即本领域普通技术人员在阅读了原说明书和权利要求书后,是否能够从该文件记载的内容中毫无疑义地确定所修改的内容在判断修改是否超范围时,还要关注修改后的技术方案是否构成新的技术方案。此外,申请人在专利授权过程中的意见陈述可以作为其修改是否超范围的参考,但该意见陈述不能作为修改是否超范围唯一的判断依据

 (一)关于本专利权利要求1、40中“存储装置”的修改是否违反专利法第三十三条规定的问题

技术术语及特征的理解应当以本领域技术人员的角度,考虑该技术术语或特征所使用的特定语境。本案中,本专利权利要求140中“存储装置”和权利要求8、12、29中“记忆装置”均由实质审查阶段修改而来。本专利原始公开文本中相关权利要求记载有“半导体存储装置”及“存储装置”的内容本专利原说明书已经载明本专利所解决的技术问题在于“打印设备必需带到厂家,并且记录控制数据的存储装置必须更换”,而且背景技术也记载了“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”此外,原说明书其他部分均使用“半导体存储装置”本领域技术人员通过阅读原权利要求书及说明书是可以毫无疑义地确定本专利申请人在说明书中是在“半导体存储装置”意义上使用“存储装置”的另外,无论是修改前还是修改后的技术方案,“存储装置”实际上是在“半导体存储装置”意义上使用,并未形成新的技术方案,本领域技术人员也不会将其理解为新的技术方案本专利权利人在实质审查阶段答复通知书的意见陈述书中对“存储装置”做出明确限定,即对于“存储装置”,意见陈述书记载“申请人解释,‘存储装置’是指图7(b)所示的‘半导体存储装置61’”,且原说明书第1页倒数第2段记载“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电板”,表明“存储装置”为“半导体存储装置”的简称

判断修改是否超范围的主体是本领域技术人员,他应当是具备专业知识背景的普通技术人员,能够理解所属领域的技术内容“存储装置”虽然有其普遍的含义,不仅包括半导体存储装置,还包括磁泡存储装置铁电存储装置等多种不同类型,但在本专利所属特定的打印机墨盒领域,在背景技术中已经明确其所指的为“半导体存储装置”的前提下,本领域技术人员不会将其理解为作为上位概念的“存储装置”一审判决及第11291号决定关于“存储装置”的理解有误,予以纠正精工爱普生关于“存储装置”的修改符合专利法第三十三条的规定的上诉主张有事实和法律依据,应予支持,专利复审委员会应当就此重新作出审查决定

(二)关于本专利权利要求8、12、29中“记忆装置”的修改是否违反专利法第三十三条规定的问题

 本专利“记忆装置”的修改虽然也是由实质审查阶段修改而来,但其不同于“存储装置”的修改。本专利原权利要求书及说明书中从未有“记忆装置”的记载,该术语系专利申请人新增加的内容没有记载而新增加的内容不符合专利法第三十三条的规定。此外,虽然专利申请人在实质审查阶段答复通知书的意见陈述书中对“记忆装置”作出明确限定,但如上述认定,仅仅在意见陈述中作出说明不能作为允许修改的依据据此,一审判决及第11291号决定关于“记忆装置”在原说明书和权利要求书并未记载,本领域技术人员不能从原说明书和权利要求书中明确认定“记忆装置”为“电路板及设置在其上的半导体存储装置”的认定正确精工爱普生关于“记忆装置”的修改符合专利法第三十三条的上诉主张不能成立,予以驳回

  鉴于认定本专利权利要求8、1229不符合专利法第三十三条的规定,上述权利要求的从属权利要求也未克服上述缺陷,故本专利权利要求8、1229及上述权利要求的从属权利要求均不符合专利法第三十三条之规定。专利复审委员会第11291号决定关于本专利权利要求812、29均不符合专利法第三十三条规定的认定是正确的,应予维持。

 (三)关于本专利权利要求4中“所述第二壁的宽度比所述壳体的其他壁窄”是否符合专利法第三十三条规定的问题

本专利权利要求4中“所述第二壁的宽度比所述壳体的其他壁窄”,既没有记载在原权利要求书及说明书中,也不能由原权利要求书及说明书毫无疑义地得出,不符合专利法第三十三条的规定说明书附图用于表示产品的形状结构及位置关系,对于其他技术领域,说明书附图可以是电路图、化学结构式或反应方法过程的流程图。本案中,本专利说明书附图并非标准的机械制图,其所体现的仅仅是本专利技术方案的结构及位置关系,该附图并不能毫无疑义地确定“所述第二壁的宽度比所述壳体的其他壁窄”专利复审委员会第11291号决定中关于本专利权利要求4不符合专利法第三十三条规定的认定是正确的。精工爱普生关于本专利说明书附图6能够反映本专利权利要求4中“所述第二壁的宽度比所述壳体的其他壁窄”的技术特征,符合专利法第三十三条规定的上诉主张不能成立

 综上所述,一审判决及第11291号决定部分事实认定错误,适用法律不当,应予撤销。北京市高级人民法院于2009年10月13日作出(2009)高行终字第327号行政判决,判决如下:一撤销北京市第一中级人民法院(2008)一中行初字第1030号行政判决;二、撤销专利复审委员会第11291号决定;三专利复审委员会重新就名称为“墨盒”、专利号为00131800.4的发明专利权作出无效宣告请求审查决定。一审案件受理费一百元,由专利复审委员会负担;二审案件受理费一百元,由专利复审委员会负担

 精工爱普生不服二审判决,向本院申请再审,请求依法纠正二审判决关于本专利权利要求8、12、29中“记忆装置”的修改违反专利法第三十三条规定的结论,并在此基础上维持二审判决。其主要理由为:(一)专利法第三十三条并不禁止专利申请人通过修改专利申请文件而使修改文本在形式上不同于修改前的原始公开文本,所禁止的是专利申请人通过修改行为引入新的技术方案或技术内容虽然本专利权利要求8、12和29中记载的“记忆装置”属于一个在原始公开文本中没有出现过而在实审程序修改中新提出的术语,但该术语所指称的技术方案却是在原说明书及附图中已有记载的“电路板及设置在其上的半导体存储装置”精工爱普生在实审程序的修改中提出该新术语时,已在答复审查意见通知书的意见陈述书中将“记忆装置”所指代的技术方案明确限定为原始公开文本中已记载的技术方案在判断对“记忆装置”这个术语的修改是否超出原权利要求书和说明书记载的范围时,不应当简单地以该术语本身是否在原权利要求书和说明书中有过记载作为判断基准,而应当以该术语所指代的技术方案是否超出原权利要求书和说明书所记载的技术方案的范围作为判断基准权利要求8、12和29中的“记忆装置”虽然是在修改中引入的新术语,但并未通过引入新术语而请求保护一个在原权利要求书和说明书中没有记载过的新的技术方案(二)权利要求8、12和29在修改中新增加的“记忆装置”术语的含义,应当按照精工爱普生在专利审查档案中对该术语所作的限制性解释来理解就同一项专利权而言,无论在侵权程序还是在无效程序中,对权利要求的解释标准应当是统一的。侵权程序中关于专利审查档案可以用作解释权利要求的依据,这一原则同样应当适用于专利无效程序“记忆装置”并非本领域现有技术中已经存在的通用术语,本领域技术人员无法从现有技术中直接获知该术语的字面含义本专利的原权利要求书和说明书均未记载有该术语,本领域技术人员亦不能从本专利说明书中直接得到该术语在本专利中的含义精工爱普生在实审程序的修改中引入该术语时,在答复审查员的书面意见陈述中明确限定了“记忆装置”这个新增术语的具体含义,即“电路板及设置在其上的半导体存储装置”除了上述专利审查档案,客观上并不存在可以用来解释该术语的其他事实依据如果在本案中排除上述专利审查档案对该术语的解释作用,则会使该术语陷入无从解释且其含义不可知的境地。因此,权利要求812和29中记载的“记忆装置”系指“电路板及设置在其上的半导体存储装置”。(三)在将权利要求812和29中记载的“记忆装置”解释为“电路板及设置在其上的半导体存储装置”的情况下,“记忆装置”这个术语所指代的技术方案已被记载在本专利的原始公开文本中,该项修改特征不存在修改超范围的情形本领域技术人员能够从原始公开文本的图7(a)至图7(c)说明书第5页第1段第4行记载的“半导体存储装置61可以安装在电路板31的后面”以及第3段第1行所记载的“在如以上所述安装了半导体存储装置61的电路板31上”等项内容中,毫无疑义地得出“记忆装置”这个术语所指代的是“电路板及设置在其上的半导体存储装置”,因而“记忆装置”这项修改特征实质上已记载在原始公开文本中原始公开文本既记载了半导体存储装置和电路板这两个独立部件,也记载了将半导体存储装置安装在电路板上进行使用的技术方案(四)第11291号决定依据本专利授权公告文本从属专利要求13和14对“记忆装置”所作的附加限定,认定“记忆装置”并非“半导体存储装置”与“电路板”的组合,与事实不符根据本专利授权公告文本的独立权利要求12对“记忆装置”的有关记载内容,结合其从属权利要求13和14对“记忆装置”所作出的进一步限定,进行基本的逻辑分析之后,恰恰可以印证,独立权利要求12中记载的“记忆装置”,其含义就是指“电路板及设置在其上的半导体存储装置”第11291号决定用以否定该含义的理由违反权利要求书的解读逻辑。(五)第11291号决定以及原审判决在没有确定“记忆装置”含义的情况下,仅因该术语在原权利要求书和说明书中未曾出现过就直接认定其存在修改超范围情形,缺乏事实基础和法律依据第11291号决定及原审判决始终没有指出应当如何理解独立权利要求8、12和29中记载的“记忆装置”术语的含义,更没有结合该术语的含义来判断其指代的技术方案是否已被记载在原权利要求书和说明书中依据第11291号决定和原审判决,“记忆装置”术语的含义是不明确的和未知的。(六)专利复审委员会在第11291号决定中适用2006年版《专利审查指南》作出审查结论,适用依据错误本案争议的修改行为发生在2002年,应适用2001年版《专利审查指南》。2006年版《专利审查指南》对专利法第三十三条规定了更加严格的审查标准,因此出现了第11291号决定的结论与实审程序中审查员的审查结论相互矛盾精工爱普生的修改行为在实审程序中已经得到审查员认可,精工爱普生基于信赖该审查结论而产生的信赖利益在后续无效程序中应得到保障

专利复审委提交意见认为,精工爱普生的再审申请缺乏事实依据和法律依据,请求予以驳回其主要理由为:(一)最高人民法院已对第11291号决定的合法性进行了全面审查针对第11291号决定,原审第三人在此之前已经向最高人民法院提出再审申请,最高人民法院亦已作出(2010)知行字第53号行政裁定,驳回了原审第三人的再审申请该行政裁定主要针对第11291号决定关于专利法第三十三条的法律适用是否正确作出,根据行政诉讼法第五条的规定,最高人民法院已经对第11291号决定的合法性进行了全面审查,没有涉及的内容应当认为认可第11291号决定的认定(二)本专利权利要求8、12和29中的“记忆装置”系由实质审查阶段修改而来。在申请日提交的PCT/JP99/02579号国际申请文件和作为母案的99800780.3号发明专利申请的说明书和权利要求书中均没有涉及“记忆装置”的任何文字记载“记忆装置”的修改并非基于审查员要求作出的澄清式修改,而是意在调整专利权保护范围的主动修改。(三)精工爱普生将“记忆装置”解释为说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置,该种解释不符合权利要求保护范围解释的时机要求,且该解释方法无法律依据和事实依据1、权利要求保护范围的解释时机权利要求保护范围的解释应该严格把握解释时机,以权利要求不清楚或者没有明确的唯一含义为前提。本领域对于“记忆装置”具有通常的理解,其含义明确,因此精工爱普生对“记忆装置”的解释不符合解释时机的要求2、权利要求保护范围的解释方法对于权利要求中记载的技术术语,一般应当解释为申请日时所属技术领域中通常具有的含义。说明书、附图对该技术术语另有定义或者描述的,应当根据说明书、附图对该技术术语进行解释同时,在解释权利要求时,不得以说明书、附图中的技术内容实质上修改权利要求。例如,不得以说明书及其附图中没有记载的、当事人在意见陈述中进行陈述的技术内容作为实质上修改权利要求保护范围的依据本案专利权利要求所记载的“记忆装置”在申请日时所属技术领域中具有通常含义,并且说明书、附图对该技术术语没有专门定义或者描述,因此应当按照所属技术领域中的通常含义加以解释精工爱普生将“记忆装置”解释为说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置,显然与所属技术领域中“记忆装置”的通常含义不符,并且说明书附图对该技术术语没有专门定义或者描述,解释实质上修改了权利要求的保护范围,没有法律依据和事实依据。3、专利法第三十三条与权利要求解释之间的法律逻辑专利法第三十三条与权利要求解释法律规则之间存在明确的法律适用界限。对于专利法第三十三条的法律适用而言,应当将修改后的权利要求书和说明书作为一个整体,与原始专利申请文件进行比较,判断其修改是否违反先申请原则的立法宗旨,即是否使得专利申请人通过上述修改将修改后的技术方案获得较早的专利申请日这一点显然与权利要求保护范围的解释具有明确界限。4关于法律依据问题。1993年3月10日公布的《专利审查指南》(1993)和2001年10月18日公布的《专利审查指南》(2001)均已废止国家知识产权局《施行修订后审查指南的过渡办法》(2006)规定,2006年7月1日之前提出的专利申请和根据该申请授予的专利权,除另有规定的事项之外,自2006年7月1日起也适用修订后的《专利审查指南》(2006)的规定因此,专利复审委员会在第11291号决定中适用2006年版《专利审查指南》正确。

 郑亚俐提交意见认为,精工爱普生的再审申请缺乏事实依据和法律依据,请求予以驳回。其主要理由为:(一)专利法第三十三条的立法目的在于确保授权专利的合理性,防止将申请日后想到的内容增补后申请文件中,其修改的界限是修改内容必须在原申请中存在(二)精工爱普生所谓的修改分为实体修改和形式修改两种类型缺乏依据,在修改中增加一个在原权利要求中没有出现说明书中也没有予以定义的新名词显然超出了专利法第三十三条关于修改范围的限制。(三)专利申请过程中的意见陈述只起过程记录和提醒作用,不能作为确权程序中解释权利要求术语含义的依据。

本院审查查明:本专利是99800780.3号发明专利申请的分案申请,而99800780.3号发明专利申请是进入中国国家阶段的国际申请(PCT/JP99/02579)。该国际申请的申请日是1999年5月18日,其主张的最早优先权日是1998年5月18日,进入中国国家阶段后的公开日是2000年11月1日99800780.3号发明专利申请的申请文件相当于是PCT/JP99/02579号国际申请的中文翻译件因此,判断本专利的修改是否超出原申请文件记载范围的依据是精工爱普生原始提交的国际申请文件(PCT/JP99/02579)该国际专利申请原文为日文,其内容可以参照该国际申请文件的中文译文,即99800780.3号发明专利申请的申请文件。99800780.3号发明专利申请公开文本的权利要求书共有75项权利要求,其中没有出现“记忆装置”的用语;在该专利申请公开文本的说明书中,亦未出现“记忆装置”的用语但在PCT/JP99/02579号国际专利申请文件的权利要求书中出现过“半導体記憶手段”的日文用语,在说明书中则分别出现过“半導体記憶手段”和“記憶手段”的用语,上述用语在99800780.3号发明专利申请公开文本中分别被翻译为“半导体存储装置”和“存储装置”。

2000年10月30日,精工爱普生以99800780.3号发明专利申请为母案,提出了一项分案申请,即本专利申请本专利申请公开文本的权利要求书共计12项权利要求,其中权利要求6、7和8中出现了“记忆装置安装部分”的用语权利要求6记载:“如权利要求1所述的墨盒,还包括一形成在所述第一壁外表面上的记忆装置安装部分,所述记忆装置安装部分沿所述第一壁的宽度方向形成在大体中心的位置”权利要求7记载:“如权利要求6所述的墨盒,其中所述记忆装置安装部分包括一形成在所述第一壁上的凹入部分”权利要求8记载:“如权利要求6所述的墨盒,其中所述记忆装置安装部分设置在所述悬垂件的下游。”可见精工爱普生在分案申请时,对本专利申请进行了主动修改

 2000年12月26日,精工爱普生对本专利申请进行了第二次主动修改。该次修改仅针对说明书,且没有涉及到“记忆装置”2002年1月28日,精工爱普生对本专利申请进行了第三次主动修改,该次修改主要针对权利要求书,将原来的12项权利要求修改为66项权利要求该次修改后的权利要求书中权利要求1、23、3135、55和66为独立权利要求,均使用了“记忆装置”的用语,仅从属权利要求10、11、2122、30、39-47、5053中未直接出现“记忆装置”的用语;在从属权利要求19、36、37中,还同时出现了“存储装置”的用语。

2002年11月8日,国家知识产权局发出第一次审查意见通知书2003年5月9日,针对该审查意见通知书,精工爱普生提交了意见陈述书在该意见陈述中,精工爱普生对申请文件进行了第四次修改。本次修改在第三次修改的基础上,删除了原权利要求1-2224、53以及66,并将剩余的权利要求重新编号为1-41,并对其中部分权利要求进行了修改,同时增加了新权利要求42在此次修改中,精工爱普生将权利要求1(即第三次修改后的权利要求23)中的“记忆装置”修改为“存储装置”,对于其他独立权利要求则均保留了“记忆装置”的用语对于重新编号后的权利要求8中的“记忆装置”,精工爱普生在上述意见陈述中作出了如下说明:“申请人首先希望解释,该权利要求及其后的权利要求中所述的‘记忆装置’是指说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置

  2003年11月27日,国家知识产权局发出第二次审查意见通知书。针对第二次审查意见通知书,精工爱普生提交了第二次意见陈述书,并对申请文件进行了第五次修改本次修改主要是将权利要求26-28的主题修改为墨盒;将申请文件中的“油墨”修改为“墨水”。在上述修改完成之后,本专利获得授权

 2006年1月17日,凯德利公司针对本专利提出无效宣告请求。2006年3月1日,精工爱普生针对上述无效宣告请求提出了意见陈述,对授权文本的权利要求进行了修改主要修改内容是,将授权文本的权利要求17和19删除,并将该两项权利要求的附加技术特征加入到授权文本的权利要求12中经过上述修改,原来的42项权利要求变为40项权利要求。此后,郑亚俐和易彩公司分别对本专利提出了无效宣告请求。在该两个无效宣告案件中,精工爱普生均对本专利的权利要求进行了修改,其修改方式与前述修改完全相同

  在本案听证过程中,为说明“记忆装置”的含义,精工爱普生和专利复审委员会分别提交了有关网络检索材料的网页打印件精工爱普生提交的是其于2012年10月23日在“百度百科”中分别输入“记忆装置”和“存储装置”进行词条检索的检索结果网页打印件以及在“互动百科”中输入“记忆装置”所检索到的相应词条的网页打印件,用以证明“记忆装置”一语在我国大陆地区并非通用术语,不具有通常含义专利复审委员会提交的是其于2012年10月24日通过网络检索到的我国台湾地区出版的“中华百科全书”中“电脑记忆系统”词条解释网页打印件在“谷歌”搜索引擎的搜索框中输入“记忆装置”进行检索的检索结果打印件以及在“百度文库”中搜索到的日文《计算机日语词汇》相关网页的打印件,用以证明“记忆装置”在计算机领域是通用术语,与“存储装置”具有相同含义双方当事人对于对方提交的网页打印件的真实性均无异议,但对关联性和证明目的有异议。对于精工爱普生提交的网页打印材料,专利复审委员会认为,“百度百科”是百度公司自己建立的,其内容以网友上传为主,很多常用词条尚未创建,在“百度百科”中未检索到“记忆装置”词条并不能证明该词条不是所属领域通用术语;而“互动百科”中对“记忆装置”词条的解释恰好可以证明“记忆装置”就是常用的存储器对于专利复审委员会提交的网页打印件,精工爱普生认为,上述材料形成时间是2012年10月24日,不能证明本专利申请日时“记忆装置”一语的使用情况;同时,上述材料均非来自我国大陆地区,不能证明“记忆装置”在我国大陆地区的使用情况本院认为,当事人对于上述证据材料的真实性无异议,且均有助于说明“记忆装置”一词的含义,本院予以采信结合上述证据材料,本院查明如下事实:“百度百科”中目前并未收录“记忆装置”词条,但收录有“存储装置”词条,该词条的解释为:“用于存储信息的装置,通常是将信息数字化后再以利用电磁或者光学等方式的媒体加以存储常见的存储装置有:1、利用电能方式存储信息的装置如,各式存储器,如RAM、ROM等;2、利用磁能方式存储信息的装置如,硬盘软盘、磁带、磁芯存储器、磁泡存储器U盘;3、利用光学方式存储信息的装置如,CD或DVD。”“互动百科”中收录有“记忆装置”词条,其解释为:“记忆装置是指固定不可擦的存储器,主要用来存储英文打字机中固化不变的信息也有使用半导体存储器和磁性存储器的,它的容量大小则和存储内容的多少有关。……英文打字机的记忆体实际上就是我们平时所说的存储器。英文打字机中的存储器根据工作的原理,可以分为两类:固定不可擦的存储器……不固定存储信息,用来进行数据交换的存储器”我国台湾地区出版的《中华百科全书》(1983年典藏版)收录有“电脑记忆系统”词条,该词条记载了如下内容:“一般电脑系统都用许多不同的装置来储存运作时所需要的指令和数据这些存储装置和那些用来控制或管理所存资料的法则叫做电脑的记忆系统一部电脑的记忆装置可分成下面三类:一、暂存记忆装置……二、主记忆体……三、辅助记忆体……”在“谷歌”搜索引擎的搜索框中键入“记忆装置”进行关键词搜索,得到的搜索结果中既有日文文献,又有中文文献,其中日文文献多为“记忆装置”,中文文献则为“维基百科”对“存储装置”的解释,其内容为:“常见的存储装置有:利用电能方式储存信息的装置如各式记忆体,如各式随机存取存储器(RAM)只读存储器(ROM)等……”同时在“百度文库”的日文《计算机日语词汇》一文中,“記憶装置”的相应英文翻译为“storage”或者“memory”,即“存储”或者“记忆”

我国专利法第一次修改时,《全国人大常委会关于修改<中华人民共和国专利法>的决定》(1992年9月4日通过)规定:“本决定自1993年1月1日起施行本决定施行前提出的专利申请和根据该申请授予的专利权,适用修改以前的专利法的规定但是,专利申请在本决定施行前尚未依照修改以前的专利法第三十九条、第四十条的规定公告的,该专利申请的批准和专利权的撤销宣告无效的程序适用修改后的专利法第三十九条到第四十四条和第四十八条的规定。”专利法第二次修改时,全国人大常委会对于新旧法的衔接适用问题未作明文规定国家知识产权局于2001年6月25日发布了《施行修改后专利法及其实施细则的过渡办法》(国家知识产权局公告第78号),其中规定:“2001年7月1日之后(含当日,下同)提出的专利申请和根据该申请授予的专利权,适用修改后的专利法及其实施细则的规定;2001年7月1日之前提出的专利申请和根据该申请授予的专利权,除另有规定的以外,自2001年7月1日起也适用修改后的专利法及其实施细则的规定”2001年10月18日,国家知识产权局发布第十二号局长令,其中规定《专利审查指南》(2001)自公布之日起施行,1993年3月10日公布的审查指南及其后发布的审查指南公报同时废止2006年5月24日,国家知识产权局发布了第38号令,其中规定修订后的《专利审查指南》(2006)自2006年7月1日起施行,2001年10月18日公布的《专利审查指南》(2001)同时废止国家知识产权局发布的《施行修订后审查指南的过渡办法》(2006)规定,对于2006年7月1日之后(含当日)提出的专利申请和根据该申请授予的专利权,适用修订后的《专利审查指南》(2006)的规定;2006年7月1日之前提出的专利申请和根据该申请授予的专利权,除以下规定的事项之外,自2006年7月1日起也适用修订后的《专利审查指南》(2006)的规定

  针对北京市高级人民法院(2009)高行终字第327号行政判决,本案原审第三人郑亚俐曾向本院提出再审申请,其申请再审的主要理由是本专利权利要求140中关于“存储装置”的修改违反了专利法第三十三条的规定,二审判决关于“存储装置”的修改符合专利法第三十三条的规定的认定错误经审查,本院认为郑亚俐的申请再审理由不能成立,本案关于“存储装置”的修改并未违反专利法第三十三条的规定2011年11月25日,本院作出(2010)知行字第53号行政裁定,驳回了郑亚俐的再审申请。

 本院审查认为,结合再审申请人的申请再审理由、被申请人的答辩和意见陈述及本案听证情况,本案的争议焦点在于:本案是否因本院曾针对原审第三人的再审申请作出过行政裁定而构成重复审查;本案被诉决定适用的法律依据是否正确;本案专利申请人是否可基于其修改在专利授权过程中得到审查员认可而享有信赖利益保护;专利授权确权程序中权利要求的解释时机与方法;本专利权利要求812、29中“记忆装置”的含义解释;本专利权利要求812、29中关于“记忆装置”的修改是否违反法律规定。

 (一)关于本案是否因本院曾针对原审第三人的再审申请作出过行政裁定而构成重复审查

针对本案二审判决,原审第三人郑亚俐曾向本院提出再审申请,其主要理由是本专利权利要求1、40中关于“存储装置”的修改违反了相关法律的规定,二审判决关于“存储装置”的修改符合相关法律规定的认定错误本院对该案进行审查后作出(2010)知行字第53号行政裁定,认定郑亚俐的再审申请理由不能成立,予以驳回专利复审委员会认为,根据行政诉讼法第五条的规定,本院已经对第11291号决定的合法性进行了全面审查,对于没有涉及的内容,应认为本院认可第11291号决定的认定

 关于行政诉讼中人民法院对当事人申请再审案件的审查范围,我国行政诉讼法未作明确规定。根据《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第九十七条的规定,人民法院审理行政案件,除依照行政诉讼法和相关司法解释外,可以参照民事诉讼的有关规定《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>审判监督程序若干问题的解释》第九条规定,人民法院对再审申请的审查,应当围绕再审事由是否成立进行因此,关于行政诉讼中人民法院对当事人申请再审案件的审查范围问题,可以参照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>审判监督程序若干问题的解释》第九条的规定即,在行政诉讼中,人民法院对当事人再审申请的审查,亦应当围绕其再审事由是否成立进行;对于当事人再审事由未涉及的问题,人民法院一般不予审查在(2010)知行字第53号案件中,再审申请人郑亚俐的申请再审理由主要是本专利权利要求1、40中关于“存储装置”的修改违反了相关法律的规定,二审判决关于“存储装置”的修改符合相关法律规定的认定错误本院围绕这一再审事由是否成立进行审查并作出结论,并未涉及本案关于本专利权利要求8、12、29中“记忆装置”的修改是否符合相关法律规定的问题,本院亦未对上述问题予以审查并作出结论专利复审委员会关于本院已经对第11291号决定的合法性进行了全面审查,没有涉及的内容应当认为认可第11291号决定的认定的主张,既与人民法院的审查实践不符,又缺乏法律依据,本院不予支持因此,本案并不因原审第三人郑亚俐提出再审申请的(2010)知行字第53号案件而构成重复审查

  (二)关于本案被诉决定适用的法律依据是否正确

 本案被诉第11291号决定的法律依据涉及本案所应适用的专利法、专利实施细则以及相应的《专利审查指南》。本院分析如下:

 第一,关于本案实体法律问题应适用的专利法及其实施细则。本案争议的核心是精工爱普生对专利申请文件的修改行为是否超出了原申请记载的范围这一实体法律问题我国立法法第八十四条规定,法律、行政法规地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往,但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外该条确定了法不溯及既往这一基本法治原则。根据这一原则,法律施行后对其生效之前的行为一般不得溯及适用。就专利申请文件的修改而言,在提出专利申请时,专利申请人根据申请日时施行的法律对申请文件的修改已经有所预期和信赖为保障专利申请人对申请提出时施行的法律的正当信赖,判断针对该专利申请文件的修改是否合法,无论在专利授权还是以后的确权程序中,原则上应适用专利申请日(有优先权的,应为优先权日)时施行的专利法及其实施细则由于专利法及其实施细则不仅关涉专利权人和专利申请人的利益,还关涉社会公众的利益,更应坚持法不溯及既往原则,对于溯及既往的情况应该更加慎重本专利原国际申请的申请日是1999年5月18日,最早优先权日是1998年5月18日,公开日是2000年11月1日因此,本专利原申请的优先权日早于2000年修订的专利法施行日(2001年7月1日),在判断该专利申请文件的修改是否合乎法律规定时,应适用当时施行的1992年修订的专利法及其实施细则的规定

 第二,关于本案所应适用的《专利审查指南》版本。由于本专利申请文件的修改是否符合法律规定这一实体法律问题应适用1992年修订的专利法及其实施细则的规定,与此相适应,该实体法律问题应适用与1992年修订的专利法及其实施细则相配套的在本专利申请日时施行的《专利审查指南》,即1993年3月10日公布的《专利审查指南》。虽然该《专利审查指南》已被国家知识产权局的相关规定所废止,但此种废止的法律意义在于该《专利审查指南》自废止之日起不再继续发生法律效力,对废止之日起发生的行为不再适用,并不意味着其在任何情况下均不应适用对于该《专利审查指南》施行时的专利申请以及依据该申请授予的专利权,仍应适用。若适用本案专利申请日时尚不存在的2001年版或者2006年版《专利审查指南》,则违背法不溯及既往这一基本法治原则,损害专利申请人对生效法律的正当信赖因此,专利复审委会关于1993年版和2001年版《专利审查指南》均已废止因而不应再予适用的主张,缺乏法律依据本案中,专利复审委员会援引2006年版《专利审查指南》的规定作出第11291号决定,法律适用依据错误。

 第三,关于适用1993年版《专利审查指南》对第11291号决定实体结果的影响。对比1993年版、2001年版和2006年版《专利审查指南》可以发现,由于1992年以来不同时期的专利法对第三十三条的规定均未作修改,三部《专利审查指南》关于专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围的规定并无本质差异因此,专利复审委适用2006年版《专利审查指南》作出第11291号决定虽有不当,但对第11291号决定的实体结果并无实质影响此外,考虑到本专利自无效宣告请求审查程序启动之日起至今已逾七年,尽快明确本专利的效力状态更为重要。鉴此,尽管第11291号决定所适用的《专利审查指南》错误,但因该适用依据错误不影响该决定的实体结果且基于尽快明确本专利效力状态的迫切需要,本院将综合其他申请再审事由是否成立以及第11291号决定的实体结果正确与否对本案作出处理,而不单单基于第11291号决定适用的《专利审查指南》版本错误即决定本案进入再审程序

  (三)本案专利申请人是否可基于其修改在专利授权过程中得到审查员认可而享有信赖利益保护

根据1992年修订的专利法第三十三条的规定,申请人有权对发明专利申请文件进行修改,只要其修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围即可同时1992年修订的专利法实施细则对修改的时机和方式作了规定根据上述规定,是否对专利申请文件进行修改原则上是申请人的一项权利,只是该项权利的行使方式和范围受到专利法及其实施细则的限制在主动修改的情况下,只要遵守专利法及其实施细则的相关规定,是否修改专利申请文件以及如何修改很大程度上由申请人自主决定即使在被动修改的情况下,申请人对于如何修改仍有自主决定的权利。国家知识产权局依法行使对专利申请进行审查的职权,但并不负有也不可能负有保证专利授权正确无误的责任申请人对其修改行为所造成的一切后果应自负其责。本案中,精工爱普生针对记忆装置的修改属于主动修改,并非应审查员的要求进行的被动修改,当然应该对其修改行为的后果自行负责精工爱普生关于其修改行为在实审程序中已经得到审查员认可,其基于信赖该审查结论而产生的信赖利益在后续无效程序中应得到保障的主张没有法律依据,本院不予支持

(四)关于应如何理解专利授权确权程序中权利要求的解释时机与方法对此问题,本院分析如下:

第一,关于权利要求用语含义的解释时机。权利要求由语言文字表达形成,通过记载解决技术问题的必要技术特征的方式来描述和反映发明的技术方案,清楚简要地表述请求保护的范围。任何语言只有置于特定语境中才能得到理解同时,基于语言表达的局限性和文字篇幅的限制,权利要求不可能对发明所涉及的全部问题表述无遗,需要通过说明书对要求保护的技术方案的技术领域背景技术发明内容、附图及具体实施方式等加以说明。为此,专利法明确规定了权利要求书和说明书之间的关系,要求说明书应该充分公开发明的技术方案,使得所属技术领域的技术人员能够实现;权利要求书应当以说明书为依据,清楚简要地限定要求专利保护的范围。在专利法的上述法定要求下,说明书记载的上述内容对于理解权利要求含义更是不可或缺,两者具有法律意义上的密切关联性说明书的上述内容构成权利要求所处的语境或者上下文,只有结合说明书的记载,才能正确理解权利要求的含义。在这一意义上,说明书乃权利要求之母,不参考说明书及其附图,仅仅通过阅读权利要求书即可正确理解权利要求及其用语的含义,在通常情况下是不可能的权利要求的解释就是理解和确定权利要求含义的过程。在这个过程中,必须结合说明书及其附图才能正确解释权利要求。专利复审委员会关于权利要求的解释应严格把握解释时机,以权利要求不清楚或者没有明确的唯一含义为前提的主张,既违背文本解释的逻辑,又不符合权利要求解释的实践,本院无法赞同

  第二,关于专利授权确权程序中权利要求用语含义的解释方法。精工爱普生主张,无论在专利侵权程序还是在授权确权程序中,对权利要求的解释标准应当是统一的;在专利授权确权程序中,专利审查档案中当事人的意见陈述可以用作解释权利要求的依据专利复审委员会主张,在授权确权程序中解释权利要求用语的含义时,一般应当解释为申请日时所属技术领域中通常具有的含义;说明书附图对该技术术语另有定义或者描述的,应当根据说明书附图对该技术术语进行解释;说明书及其附图中没有定义或者描述的,不应根据当事人的意见陈述进行解释。郑亚俐则主张,专利申请过程中的意见陈述只起过程记录和提醒作用,不能作为授权确权程序中解释权利要求术语含义的依据可见,各方争议的核心在于,在专利授权确权程序中,应当如何解释权利要求用语的含义以及能否利用当事人的意见陈述进行解释对此分析如下:

 首先,关于专利授权确权程序与专利民事侵权程序中权利要求解释方法的一致性与差异性。无论在专利授权确权程序还是在专利民事侵权程序中,客观上都需要明确权利要求的含义及其保护范围,因而需要对权利要求进行解释在上述两个程序中,权利要求的解释方法既存在很强的一致性,又存在一定的差异性。其一致性至少体现在如下两个方面:一是,权利要求的解释属于文本解释的一种,无论是专利授权确权程序还是专利民事侵权程序中对权利要求的解释,均需遵循文本解释的一般规则;二是,无论是专利授权确权程序还是专利民事侵权程序中对权利要求的解释,均应遵循权利要求解释的一般规则例如均应遵循专利说明书及附图、专利审查档案等内部证据优先专利申请人自己的解释优先等解释规则。但是,由于专利授权确权程序与专利民事侵权程序中权利要求解释的目的不同,两者在特殊的个别场合又存在一定的差异在专利授权确权程序中,解释权利要求的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围,对专利权利要求是否符合专利授权条件或者其效力如何作出判断基于此目的,在解释权利要求用语的含义时,必须顾及专利法关于说明书应该充分公开发明的技术方案、权利要求书应当得到说明书支持、专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围等法定要求若说明书对该用语的含义未作特别界定,原则上应采本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的通常含义,尽量避免利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制,以便对权利要求是否符合授权条件和效力问题作出更清晰的结论,从而促使申请人修改和完善专利申请文件,提高专利授权确权质量在专利民事侵权程序中,解释权利要求的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围,对被诉侵权技术方案是否落入专利保护范围作出认定在这一程序中,如果专利保护范围字面含义界定过宽,出现权利要求得不到说明书支持、将现有技术包含在内或者专利审查档案对该术语的含义作出过限制解释因而可能导致适用禁止反悔原则等情形时,可以利用说明书审查档案等对保护范围予以限制,从而对被诉侵权技术方案是否落入保护范围作出更客观公正的结论。因此,专利权利要求的解释方法在专利授权确权程序与专利民事侵权程序中既有根本的一致性,又在特殊场合下体现出一定的差异性当然,这种差异仅仅局限于个别场合,在通常情况下其解释方法和结果是一致的。

 其次,关于专利授权确权程序与专利民事侵权程序中权利要求解释方法的具体差异。前述两个程序中权利要求解释方法的差异突出体现在当事人意见陈述的作用上在专利授权确权程序中,意见陈述书是申请人与专利审查机关进行意见交换的重要形式,是专利审查档案的重要内容之一尽管如此,在专利授权确权程序中解释权利要求时,意见陈述书的作用在特定的场合下要受到专利法明文规定的限制例如,我国专利法规定了说明书应当对发明作出清楚完整的说明、权利要求书应当得到说明书的支持专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围等法定要求。在审查某项专利或者专利申请是否符合上述法定要求时,当然应该以说明书或者原说明书和权利要求书为依据,当事人意见陈述不能也不应该起到决定作用相反,如果将当事人的意见陈述作为判断某项专利或者专利申请是否符合上述法定要求的决定性依据,则无法促使专利申请人将相关内容尽量写入说明书,专利法关于说明书应当对发明作出清楚完整的说明权利要求书应当得到说明书的支持、专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围等法定要求也将无法得到实现。因此,在专利授权确权程序中,申请人在审查档案中的意见陈述在通常情况下只能作为理解说明书以及权利要求书含义的参考,而不是决定性依据而在专利民事侵权程序中解释权利要求的保护范围时,只要当事人在专利申请或者授权程序中通过意见陈述放弃了某个技术方案,一般情况下应该根据当事人的意见陈述对专利保护范围进行限缩解释

最后,关于判断专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时当事人意见陈述的作用根据1992年修订的专利法第三十三条的规定,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围判断专利申请文件的修改是否符合这一规定,其基本依据是原说明书和权利要求书记载的范围。前已述及,在判断专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时,当事人的意见陈述在通常情况下只能作为理解说明书以及权利要求书含义的参考,而不是决定性依据至于其参考价值的大小,则取决于该意见陈述的具体内容及其与说明书和权利要求书的关系。尤其需要注意的是,如果当事人意见陈述的内容超出了原说明书和权利要求书中记载的范围,则该意见陈述将完全丧失参考作用,不能参考该意见陈述对说明书或者权利要求书进行解释

  (五)关于本专利权利要求8、1229中“记忆装置”的含义解释

  确定本专利权利要求8、1229中“记忆装置”的含义,是判断“记忆装置”的修改是否符合1992年修订的专利法第三十三条规定的基础和关键对此分析如下:

第一,“记忆装置”在本专利所属技术领域的通常含义。首先,“记忆装置”在本案专利所属技术领域是否属于通用术语我国台湾地区出版的《中华百科全书》的出版时间在本案申请日前,其对“电脑记忆系统”的解释对于确定本专利中“记忆装置”的含义具有重要参考价值根据《中华百科全书》的解释,“记忆装置”与“存储装置”的含义基本相同。此外,虽然解释专利申请文件中术语的含义需要运用外部证据时,原则上只能参考申请日前的工具书、教科书等外部证据,但由于语言含义的形成是社会公众在持续使用中逐渐稳定化的过程,除非时间过于久远或者其他特殊原因,申请日后该术语的含义对于理解申请日前该术语的含义可以起到一定程度的佐证作用尽管本案中“互动百科”对“记忆装置”词条的解释的形成时间尚未确定且很可能在本专利申请日后,但是一定程度上仍可以验证或者佐证结论的正确性根据“互动百科”对“记忆装置”词条的解释,“记忆装置”在打印机领域属于通用术语,其含义与“存储装置”基本相同这进一步佐证了《中华百科全书》的解释具有相当的可信性。其次,“记忆装置”在日文中的通常含义。尽管“百度文库”的日文《计算机日语词汇》的形成时间无法确定是否在本专利申请日前,但基于前述相同理由,该文仍可以起到一定程度的参考作用加之本专利原申请文件系日文,更应重视日文文献的解释。根据《计算机日语词汇》的记载,日文“記憶装置”的相应英文翻译为“storage”或者“memory”,即“存储”或者“记忆”可见,在日文中,“记忆装置”的通常含义是“存储装置”。最后,本专利原申请文件关于“记忆装置”的记载。本专利原国际申请文件中出现过“半導体記憶手段”和“記憶手段”的日文用语,在申请公开文本中“記憶手段”被翻译为“存储装置”可见,申请人在本专利申请日时亦认为“记忆手段”意为“存储装置”。因此,可以认为,在本专利所属技术领域,“记忆装置”一词的通常含义应为“存储装置”

 第二,本专利授权文本中对“记忆装置”和“存储装置”用语的使用情况。本专利原申请文件和授权文本的说明书中均无“记忆装置”的记载,但是本专利授权文本的权利要求书既使用了“记忆装置”的用语,又同时使用了“存储装置”的用语其中,独立权利要求1和40均单独使用了“存储装置”的用语;独立权利要求8和29及该两个独立权利要求的从属权利要求均单独使用了“记忆装置”的用语;独立权利要求12单独使用了“记忆装置”的用语,但是其从属权利要求1314和15均又使用了“存储装置”的用语;而且,在从属权利要求13和14中,“记忆装置”和“存储装置”在一句话中同时出现在同一权利要求中甚至在同一句话中出现两个不同的术语,应认为申请人在修改过程中刻意对该两个术语进行区分,在无其他证据表明该两个术语具有相同含义的情况下,对该两个术语的含义原则上应作不同解释因此,本专利授权文本中权利要求8、12和29中的“记忆装置”不应解释为与“存储装置”具有同一含义。可见,基于本专利授权文本权利要求的特定情况,对于本专利授权文本权利要求812、29中的“记忆装置”,已经不能根据其通常含义进行解释。

 第三、精工爱普生的意见陈述对于确定本专利授权文本中“记忆装置”含义的作用。本案中,精工爱普生在意见陈述中指出,“记忆装置”是指说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置关于精工爱普生在意见陈述中的这一解释对于确定“记忆装置”的含义的作用,分析如下:首先,前已述及,申请人的意见陈述在通常情况下可以作为理解说明书以及权利要求书含义的参考,而不是决定性依据,其参考价值的大小则取决于该意见陈述的具体内容及其与说明书和权利要求书的关系其次,从该意见陈述的内容看,精工爱普生结合说明书和附图,将“记忆装置”这一抽象概念解释为“电路板及设置在其上的半导体存储装置”这一具体概念“记忆装置”本身并无“电路板及设置在其上的半导体存储装置”的含义,这一解释在说明书中也找不到有说服力的根据在这种情况下,不宜将精工爱普生的意见陈述作为确定“记忆装置”含义的决定性依据。最后,该意见陈述的内容与专利授权文本的权利要求书的记载存在不和谐之处根据本专利授权文本独立权利要求12的记载,“记忆装置”与“设于所述壳体上的端子”是相互独立的,彼此之间不存在包含关系而独立权利要求12的从属权利要求13和14中,“记忆装置”则不仅包括基片和存储装置,还包括设于基片上的端子可见,如果采用精工爱普生在意见陈述中对“记忆装置”的解释,将记忆装置理解为说明书及附图中记载的电路板及设置在其上的半导体存储装置,该解释虽与独立权利要求12的记载可以相互契合,但与引用独立权利要求12的从属权利要求13和14形成冲突因此,根据本案具体情况,不宜采用精工爱普生的意见陈述作为解释本专利授权文本中“记忆装置”含义的依据

  综上,本专利权利要求8、1229中“记忆装置”既不能解释为存储装置,又不能解释为精工爱普生在意见陈述中所谓的“电路板及设置在其上的半导体存储装置”,本领域普通技术人员在客观上无法确定其含义精工爱普生关于“记忆装置”应该根据其意见陈述对该术语所作的限制性解释来理解的申请再审理由不能成立,本院不予支持

  (六)关于本专利权利要求8、1229中“记忆装置”的修改是否违反法律规定

  1992年修订的专利法第三十三条规定:“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”根据这一规定,本院分析如下:

 第一,关于“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的理解。“原说明书和权利要求书记载的范围”,应该从所属领域普通技术人员角度出发,以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定凡是原说明书和权利要求书已经披露的技术内容,都应理解为属于原说明书和权利要求书记载的范围。既要防止对记载的范围作过宽解释,乃至涵盖了申请人在原说明书和权利要求书中未公开的技术内容,又要防止对记载的范围作过窄解释,对申请人在原说明书和权利要求书中已披露的技术内容置之不顾从这一角度出发,原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容:一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容;二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接明确推导出的内容。与上述内容相比,如果修改后的专利申请文件未引入新的技术内容,则可认定对该专利申请文件的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围

 第二,关于本案“记忆装置”的修改是否违反专利法第三十三条的规定的具体判断。1992年修订的专利法第三十三条所称的原说明书和权利要求书是指申请日提交的说明书和权利要求书对于分案申请,根据1992年修订的专利法实施细则第四十三条的规定,是指申请日提交的原申请的说明书和权利要求书对于国际申请,是指原始提交的国际申请的说明书权利要求书及附图。本专利是99800780.3号发明专利申请的分案申请,99800780.3号发明专利申请是进入中国国家阶段的国际申请(PCT/JP99/02579)因此,判断本案“记忆装置”的修改是否违反1992年修订的专利法第三十三条的规定,应以PCT/JP99/02579号国际申请记载的内容为准PCT/JP99/02579号国际申请及其中文翻译件(99800780.3号发明专利申请公开说明书)本身并无“记忆装置”的记载,只有半导体存储装置和存储装置的记载。在本专利申请过程中,精工爱普生在分案申请中通过主动修改的方式引入了“记忆装置”的这一新术语这一新术语在专利说明书中并未作特别限定,其所指代的技术内容在原申请文件中无法确定,既不能理解为原申请文件中提及的存储装置,又不能理解为精工爱普生在意见陈述中所谓的“电路板及设置在其上的半导体存储装置”可见,修改后授权文本中“记忆装置”的内容既非原申请文件明确表达的内容,又非本领域普通技术人员在阅读原申请文件后通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接明确推导出来的内容。因此,关于“记忆装置”的修改违反了1992年修订的专利法三十三条的规定精工爱普生的相应申请再审理由不能成立,本院不予支持。

 综上,精工爱普生的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款、《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十二条规定的再审条件,依据《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十四条的规定,裁定如下:

驳回精工爱普生株式会社的再审申请。

审判长 金克胜

代理审判员  朱 理

代理审判员郎贵梅

二〇一三年九月二十三日

书记员  张 博


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